26: 有價值之美國專利申請案最終核駁後,可行之道為何?

答: 可能方式有以下數途:

1. 申請延續審查案(Request for Continuing Examination, RCE),讓本案以新案之姿態重新出現:此種方式,除非原審查委員離職而由他人接續審查,最好以更具說服力或另一種方式呈現答辯內容,以期克服原來之核駁理由;

2. 放棄本案:跟審查委員賭氣,不陪他玩了。如此,過去之金錢與心血似將東流;

3. 進行電話面談(telephone interview),進一步試圖瞭解審查委員之內心深處所認知後,再以書面答辯尋求審查委員之再考慮(reconsideration),並視其結果為決策之參考;

4. 進行訴願:即與審查委員正面對抗,雖過去不乏成功之例,但除非無路可走,通常不建議如此為之。一因所費不貲,二因延長程序時間之可能性;

5. 申請延續添補部份(continuation-in-part, CIP)新案:在新說明書中,提出新內容或測試數據,以明白顯示習用技術並無本案之功能。

 

27: 如何對抗實施或主張專利權利?

答:專利刑法規定雖已廢除,致專利權人只能尋求民事損害賠償,因其尚擁專利,故為產品之販賣,仍會遭受其干擾。縱使相信或有證據足迫其專利撤銷,於權利撤銷前,亦然如此。如己方為大公司,權利人為個人,因財力緣故,權利人可能會顧忌與大公司激烈交戰,此種微妙狀態之打破,其可能發展有:

1. 繼續維持前述微妙狀態;
2. 善了:例如,以賤價購買其各國專利,以阻擋其他競爭者;
3. 惡了:大公司申請撤銷專利,或權利人發動訴訟攻勢。

 

28: 有關生物科技是否皆得申請專利?

答:現行專利之保護範圍已廣,民國九十八年醞釀修法更擴張及於動植物新品種,茲以九十八年專利法規定為說明:

A. 植物新品種本身之發現或育成,雖不能取得專利,但其培育過程或方法,則屬可專利保護者!
B. 非但微生物培育方法可申請專利,即微生務新品種亦可申請專利!
C. 有關利用微生物來分解油污:

      a
如微生物本身係新品種,本可申請專利;
      b
如微生物本身非新品種,則以微生物來分解油污之「技術」,只要符合新穎性、非顯而易見
         性、及實用性三專利要件,即可申請專利!

D.
廣泛言之,除動、植物新品種外,凡涉生物科技而可符合新穎性、非顯而易見性、及實用性等三專利要件之技術者,皆可申請專利!
F.
國際專利實務趨向統合(harmonization),各國審查制度漸臻一致!生物科技既為專利領域之一環,其審查方式雖本應依其性質之審查基準,然非可自外於尋常吾人所熟知之專利原理!
G.
然有關微生物之專利申請,則應注意寄存之規定(該微生物為熟習該項技術者易於獲得時,不須寄存)!即:
      a.
國內申請案應將微生物寄存於新竹食品研究所;
      b.
國外申請案應將微生物寄存於國際寄存機構!

 

29 專利與鑑定之關係如何?

答: 自智慧財產法院審理法施行後,因法院須自負判定專利有無效及侵權之責,故以前鑑定機關不太權威或並非值得信任之鑑定之情況已大體解決。但智慧財產法院法官之用心程度與品質,必然決定案件之前途。此外,於狀紙內或開庭時,強力主導,正確告知法官或辯明正確審理方向或爭點何在,似屬可努力之方向。