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問16：被舉發後，限縮申請專利範圍有無限制？
答：舉發中欲限縮申請專利範圍，目前無爭議的是，可將附屬項併入獨立項。至於是否可將專利說明書內容增到專利申請範圍獨立項，仍有爭議。（美國可以，台灣傾向不准）但法理上，應無問題，因未被舉發時，申請人無從知悉應如何為修正，始能避開習用技術。 |
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問17∼18：美國法下,如果專利權人受讓別人專利後，在法院對本公司客戶file a complaint（擬制通知之情況)，但本公司(製造商)早在專利權人受讓該專利之前即沒有生產販賣該疑似侵害物給該客戶，如此專利權人仍可向我客戶請求損害賠償嗎？詳言之： 問17：
專利權是一種排他權，是否後面受讓人仍可主張到前面讓與人(前手專利權人)時期受侵害造成的損害賠償？
答：依法律原理，後手不得主張大於前手之權利。故如前手不為主張，後手亦不得主張之。
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問18：
如果問題1答案是否定，則專利權人可主張損賠之時點必然自受讓該專利權後並對本公司客戶file a
complaint時點起算，但此時之侵害樣態可能僅剩下客戶零星之販賣、要約，則此類侵害態樣之量已經很少，甚至可能沒有(因為幾乎都已經賣出去也要約過了)，如此又如何？這牽涉到所謂要約事實事務案例上如何呈現？網站或DM有PO就算？還是其他？
答：專利權及於製造、販賣、販賣之要約（任何時點買賣之要約）及使用。故取得權利後，本可主張專利權。此時，我方為避免侵權，僅能回收產品。我們雖然已不賣了，但經銷商或零售店還在賣的，仍有責任。零售店一定向經銷商抱怨，並轉向製造商抱怨，故我們無法置身事外。網站或DM有PO，本屬販賣之要約。
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問19：
如何於美國公開技術事，以阻止他人申請專利保護？
答：
原則上，世界各地任何語文而為公眾所可自由接近之文獻皆得防止他人在美國取得專利。比較特殊的是，利用官方的Statutory
Invention Registration (SIR)制度，茲簡介之。所謂SIR，係指先將技術內容揭載於一專利說明書中，並隨後將之轉成SIR，但其前題要件則是，該專利說明書須符合美國專利法第112條之規定。一旦公佈後，任何人(含發明人)皆不得再就該技術取得專利。
SIR得於審查委員審查前後申請之，但費用不同。
如前說明，利用SIR前題為提出專利申請案(必附專利說明書)，而提出申請案必已繳交規費。故於提出申請後，即行申請SIR，顯有重繳規費之虞。為免不公平，故前述應繳規費准予扣抵已繳之申請費。
綜上述說，吾人乃知，欲為SIR註冊，需付之費用如次：
1) 專利案件正常申請規費(A)；
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問20：
組合與次組合之專利實務若何？
答： 本所會盡量將次組合(sub-combination)與組合(combination)皆單獨列為獨立項之申請標的。茲依美、中實務分別論之：
1.
美國實務：依美國專利實務，申請標的本身必須自存實用性1（The
sub-combination must have utility by or in itself）。所謂自存實用性係指申請標的本身即已具足專利性，而無須求諸其他元件以顯示自身之主要特徵。準此2,
3, 4（35USC112(2)
“The specification shall conclude with one or more claims particularly
pointing out and distinctly claiming the subject matter which the
applicant regards as his invention.”；3§59
Combination and Sub-combination in Landis on Mechanics of Patent Claim
Drafting, Third Edition, Robert C. Faber；4See
US MPEP806.05(a) and 806.05(c).）如次組合本身因無自存實用性，其實用性須藉他物（如載體）始有以彰顯者，依嚴謹之美國專利實務，其即應屬ineligible
for independent claimable subject matter。然而，不容諱言，專利之實務與理論可不斷推演。即以本所而論，亦常以創新之說明書寫法造就既成之美國專利實務，企圖創造新美國實務，以倡國際新流行實務之先。客戶如亦本此心態，本所亦亟願在可能範圍內，儘力配合；
2.
中華民國實務：我專利法規定“稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。”準此，如所訴求之次組合本身特點無關乎物品之形狀、構造或裝置任一者，即非屬新型之標的。然我國較為「務實」，未必有嚴格“標準”之專利實務或審查基準，故縱不以合格標的為訴求，並不必然不能獲准。
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