客戶意見8. 就美國專利實務之最新發展,貴所準備如何提供一份精緻之說明書?

本所回復8. 本所意見如次:

【關於說明書部分】

1. 
說明書中盡量將本案之直接優點或引證案缺點,轉為類似「本案是用於解決」字句,以免日後實施權利時,與欲指控之侵權產品存有枘鑿。
2.
但前述顧慮目前只適用於美國,為配合他國需要,本所不排除採中性措辭,以免他國說明書須另外準備之勞,且只放於背景說明中。雖不寫直接優點,但會將優點轉寫成與該發明契合而「極度抽象」之「結構」或「方法」特徵,放在SUMMARY中。
3. 
說明書 “DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT” 避免用語“the invention”,而以 “the preferred embodiment”取代。
4.
說明書中盡量使用可衍生其他可能性的描述方式preferablymayfor example

【關於申請專利範圍部分】

1. 關於獨立項,去掉任何限制條件以擴大範圍前,注意說明書是否支持以及可實施性(enablement),若有需要可以詢問發明人可實施性意見。
2. 為避免獨立項修改造成禁反言問題,Claim應包含大小不同獨立項範圍,以便日後可以直接刪除某個獨立項。甚至可考慮如下之例:第一組獨立項包含A、B及C元件,第二組獨立項包含A、B、C及D元件。
3. 最好Claims 不受3組獨立項及總數20項限制。
4. 必要時可使用means-plus-function記載方式於獨立項中。

 

客戶意見9. 貴所應否負責承辦前檢索?如要收取費用,費用若干?

本所回復9. 專利承辦成本日高,再負擔檢索可能難以維持,尚請客戶見諒。如須基礎檢索費,台灣資料庫新台幣三千,如欲外加美國資料庫,共計五千。

 

客戶意見10. 貴所專利案件承辦模式係屬人或屬地?

本所回復10. 承辦案件模式如下:

A.中、英文案原則上同一人;

B.大陸案因採用中文說明書,僅由程序送件大陸。如有答辯,原則回到中文承辦人;

C.日文案由日文組承辦。

 

客戶意見11. 貴所是否認同有競爭力之報價為贏取服務機會之不二法門? 本所回復:本所認為此議題應自以下各方面觀察之:

本所回復11. 本所認為此議題應自以下各方面觀察之:

一、不同之專利服務品質應有不同之價位,猶如不同等級之車輛者然;

二、如本所之品質水準最佳,理應獲得最高之服務費;

三、以相同之品質水準為基礎,願提供較低之服務費者,其價格有競爭力;

如本所之品質水準最佳,服務費並非最高,理性之客戶似應選擇本所。