114年12月號 道 法 法 訊 (404)

DEEP & FAR

 

 

邀請歸還潛水艇專利

 

周大鈞 專利工程師

•元智大學電機學系

•台灣科技大學電子所肄

 

建議採取的措施

    除非國會介入，將「怠惰」作為專利侵權索賠的抗辯理由，否則公司將需要保護自己免受舊專利的侵害。最佳做法是在公司投資其技術之前，公司應該進行更廣泛的使用權（又稱自由實施權）檢索，以便儘早發現這些新的「潛艇」專利。

此類檢索會審查與系爭技術處於同一領域的專利，並可以發現公司應該避免或嘗試許可的任何專利。這不僅僅是專利檢索；它通常包括對任何可能在主題上與系爭技術接近的專利進行逐項請求項分析。如果存在任何值得關注的專利，公司將了解請求項的範圍，並在必要時和需要時進行規避設計。最重要的是，該公司將能夠就如何繼續進行做出明智的決定，並可以採取措施保護自己，包括考慮一份書面意見，以防止未來任何故意侵權的損害賠償。

    如果公司收到專利權人發出的侵權威脅通知函，該公司不妨考慮不僅要提出不侵權、專利無效或其他抗辯理由（如適用），還要提出一份肯定性聲明，以支持衡平法禁反言的抗辯。例如，該聲明可以宣誓，公司將以專利權人未來的沉默和未能合理跟進其指控為由，繼續進行被指控的活動。如果在一段時間後才提起訴訟，該公司可以辯稱已遭受重大損害。

結論

    隨著專利侵權訴訟中怠惰抗辯的失效，被控侵權者失去了一個強大且相對容易建立的支撐，該支撐阻止了專利權人戰略性地多年潛伏，以獲得相對於被控侵權者的獨特優勢。專利流氓變得更加大膽，而專利持有者則可以從被控侵權者的投資中獲利，而自身風險很小。現在，公司肩負著巨大的責任，必須積極主動地了解相關的專利格局，以保護自身及其投資免受損害性的訴訟。

在努力使專利法和著作權法一致的過程中，最高法院無意中讓「潛艇專利」又浮出水面。