114年十一月號 道 法 法 訊 (403) |
DEEP & FAR |
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展示所請發明的一般原理是否足以滿足界定數值範圍的發明的支持要求？Kikkoman Corporation v. Kao Corporation，案件編號2016 (Gyo-Ke) 10155 (2016年10月19日作出的判決) |
黃郁靜 專利工程師 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所 |
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首先，在詳細審查了系爭專利的說明書後，IPHC認為(i)該專利發明藉由指定鉀濃度、氮濃度及氮/鉀重量比來解決鹽濃度為7至9 w/w%的傳統減鹽醬油的風味問題，並且廣泛地裁定(ii)本領域具通常知識者需要了解，藉由合適地組合請求項中定義的其他數值，即鉀濃度、氮濃度及氮/鉀重量比，可以在鹽濃度的整個範圍內(即7至9 w/w%)解決該問題，以滿足支持要求。
此外，基於實施例，IPHC明確裁定本領域具通常知識者需要了解，所請減鹽醬油具有以下特點：(a)感官評級的鹹味略低於或高於鹽濃度為14 w/w%的普通醬油（鹹味等級：3或更高）；(b)如果有的話，有輕微的苦味（苦味等級：3或更低）；以及(c)奇怪的味道很少（總體評價：好或更好），而IPHC認為只有鹽濃度為9 w/w%的減鹽醬油被直接證明能夠解決這個問題。
基於上述認定及裁定，IPHC考慮了本領域具通常知識者是否能夠了解，在減鹽醬油的鹽濃度為最低值(7 w/w%)的情況下，該問題也可以得到解決；並裁定：（i）即使考慮到說明書中所示的所有實施例及比較例，本領域具通常知識者也不能合理地推斷，在減鹽醬油的鹽濃度為7 w/w%的情況下，該問題也可以被解決，因為表1中的實施例1至11、26及27以及比較例1至25均只顯示了9 w/w%的鹽濃度，表2中的實施例12至19沒有顯示感官評級的結果，且表3中的實施例20至25含有其他調味料；因此(ii)無法辨識出鹽濃度為7 w/w%的減鹽醬油的鹹味等級為3或更高、苦味等級為3或更低、整體評級為良好或更好。
此外，IPHC判定：(i)本領域具通常知識者僅從JPO的第二次決定中確認的原理無法推斷出降低鹽濃度時會產生特定程度的鹹味和苦味；以及(ii)沒有發現具體的技術知識證據表明在不影響其他味道的情況下可以獨立地增強或減弱特定味道。
最終，IPHC維持Kikkoman的上訴並撤銷了JPO的決定。
未針對此判決向最高法院提出上訴，因此該判決是最終且具有約束力的判決。
我們的評論
此判決教導：（i）為了滿足支持要求，展示所請發明的一般原理非常有幫助，但並不總是足夠的；（ii）定義所請發明的實際效果非常重要，特別是要證明在整個請數值範圍內可以產生實際效果，以滿足定義數值範圍的發明的支持要求。