114年10月號 道 法 法 訊 (402) |
DEEP & FAR |
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USPTO 2024年專利標的適格性指引方針更新（包括人工智慧相關內容）（五） |
蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所碩士 •台灣專利師 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人 •TIPS A級自評員資格 |
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2024年7月16日，美國專利商標局（USPTO）發布了關於專利標的適格性的指引方針更新，特別聚焦於人工智慧（AI）發明。此次更新是受到拜登總統於2023年10月30日發布的第14110號行政命令《安全、可靠且可信的人工智慧發展與使用》的推動。1 三、
關於美國專利商標局（USPTO）適用於人工智慧發明的專利標的適格性指引之更新 雖然用於分析專利標的適格性的Alice/Mayo測試 本身並沒有改變，但《專利審查程序手冊》（MPEP）已經更新，將過往USPTO所發布的所有相關指引整合並納入，並將在適當情況下（例如，為了納入近期法院判決）持續更新。[40]來自利害關係人的回饋顯示，在考慮人工智慧發明的標的適格性時，有幾個特別關注的領域：(1) 在Step 2A的第一部分（Prong One）中，評估請求項是否敘述了「抽象概念」；以及(2) 在Step 2A的第二部分（Prong Two）中，對於「改良」的考量方式。2 因此，本次更新提供了關於如何依據USPTO目前的標的適格性指引，評估Step 2A, Prong One中某項請求項是否敘述了一個抽象概念（例如數學概念、某些組織人類活動的方法，以及心智過程）的討論。對於AI發明而言，這項判斷可能特別具挑戰性。本次更新納入了近期關於數學概念、某些組織人類活動的方法以及心智過程的判例，對 USPTO 人員與利害關係人評估Step 2A, Prong One時可能有所助益。此外，本次更新亦進一步討論了如何依據USPTO目前的標的適格性指引，評估Step 2A, Prong Two中的「改良」要素。本討論包含了如何對AI發明提出改良之證明的解釋，以及一些有助於此類證明的最新案例法。3 （一）
評估請求項是否指向司法例外（Step 2A） 僅僅指向司法例外（即抽象概念、自然現象以及自然法則）的請求項，不具備專利保護的資格。最高法院解釋，司法例外反映了法院的觀點，即抽象概念、自然法則與自然現象是「科學與技術工作的基本工具」，因此被排除於可專利性之外，因為「透過專利授予壟斷這些工具，可能會阻礙創新，而不是促進創新」。即使該司法例外的範圍很窄（例如某一特定的數學公式或詳細的心智過程），法院仍認為，該請求項不得據此先佔該司法例外。4 在適用標的適格性法律時，USPTO已發展出如前期第二節所討論的分析方式，透過兩部分的詢問來實施Alice測試的第一步（即USPTO標的適格性分析的Step 2A）。第一個詢問（Step 2A, Prong One，即判斷一項請求項是否記載司法例外）是用來判定該請求項是否屬於需要依法律進一步分析的類型。如果在第一步並未記載司法例外，則無需進入 Step 2A, Prong Two。由於所有發明「在某種程度上體現、使用、反映、依賴或應用自然法則、自然現象或抽象概念」，因此「一項發明並不會僅僅因為涉及司法例外就被認定為不具專利資格」。若請求項確實記載了一個司法例外，這本身仍不足以使該請求項被認定為「指向」該司法例外。在Step 2A, Prong Two下，USPTO審查人員必須評估該請求項整體是否將該司法例外整合進入該例外的實際應用之中，這部分將於後期中討論。 註1：2024 Guidance Update on Patent
Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 89 Fed.
Reg. 54732 (July 17, 2024),
https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024- 註2：Id. 註3：Id. 註4：Id. 註5：Id. |
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