114年8月號 道 法 法 訊 (400)

DEEP & FAR

 

 

 
USPTO 2024年專利標的適格性指引方針更新（包括人工智慧相關內容）（三）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

•交通大學科技法律研究所碩士

•台灣專利師

•美國專利代理人考試及格

•大陸專利代理人

•TIPS A級自評員資格

 
 

2024年7月16日，美國專利商標局（USPTO）發布了關於專利標的適格性的指引方針更新，特別聚焦於人工智慧（AI）發明。此次更新是受到拜登總統於2023年10月30日發布的第14110號行政命令《安全、可靠且可信的人工智慧發展與使用》的推動。1

二、                USPTO 專利標的適格性指引概述

第一分支（步驟2A，分支一）是確定請求項是否記載（即在請求項中闡明或描述）司法例外事項。2

如MPEP 2106.04節II.A.1所述，當司法例外事項在請求項中被「闡明」或「描述」時，即視為該請求項「記載」了司法例外事項。如果請求項未記載任何司法例外事項，則該請求項被視為適格，適格性分析即告結束。但如果請求項確實記載了司法例外事項，則需繼續進行步驟2A的第二分支分析。本分支（步驟2A，分支二）用於判斷請求項是否將所記載的司法例外事項整合為對該例外事項的實務應用（若是如此，則該請求項適格），或者該請求項是否「指向」該例外事項（若是如此，則需轉入步驟2B進行進一步分析）。步驟2A分支二的分析需要評估MPEP 2106.04(d)節I、2106.04(d)(1)、2106.04(d)(2)以及2106.05(a)–(c)、(e)–(h)中所列的司法考量因素，例如：附加要素是否為微不足道的解題外活動；附加要素是否僅僅是對例外事項的應用指令；或者該請求項是否體現了對計算機功能的改進，或對其他技術或技術領域的改進。3

如果請求項中的附加要素將司法例外事項整合為對該例外事項的實務應用，則該請求項不屬「指向」司法例外事項的範疇，從而該請求項適格。4

 

註1：2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 89 Fed. Reg. 54732 (July 17, 2024), https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-
guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence.

註2：Id.

註3：Id.

註4：Id. （請注意，在步驟2A第二分支中被認定為適格的請求項，在步驟2B中同樣適格。此外，在步驟2A第二分支中所進行的「改進」分析，也可以在步驟2B中進行。請參見MPEP 2106.04(d)(1)：「雖然法院通常在Alice/Mayo測試的第一部分（相當於步驟2A）中，將『改進』納入『是否指向』的探討，但他們也曾在Alice/Mayo測試的第二部分（相當於步驟 2B）中進行該項評估。」）