114年8月號 道 法 法 訊 (400) |
DEEP & FAR |
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Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V. v. Sirius XM Radio Inc.案摘要 No. 2023-2267 (Fed. Cir. (D. Del.) June 9,
2025) 由Lourie作成，由Dyk以及Reyna偕同 |
周鐸蓁 專利一組主任 •台灣大學農業工程學系 •成功大學醫學工程研究所 |
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從1998年到2010年，Fraunhofer與Sirius
XM合作建立了“XM DARS 系統”。數年後，在2015年，Fraunhofer通知Sirius XM它相信XM
DARS系統侵權與衛星無線電技術相關的四件Fraunhofer專利。Fraunhofer接著提起了侵權訴狀。
在簡易判決階段，Sirius XM辯稱Fraunhofer的侵權主張被衡平禁反言原則所禁止。地區法院對此表示同意，並許可了簡易判決，理由是：在開發XM DARS系統時與Sirius XM的密切合作之後，Fraunhofer的多年來沉默構成了誤導行為，Sirius XM依賴該誤導行為，並且Sirius XM遭受了不利影響。Fraunhofer提出了上訴。
聯邦巡迴法院推翻了原判決。首先，聯邦巡迴法院同意地區法院的判定：“Fraunhofer於宣稱侵權方面超過五年的沉默(在其明知侵權的情況下)達到誤導行為的程度。” 但是，聯邦巡迴法院判定，Sirius XM未能“透過無爭議的證據證明它依賴Fraunhofer之誤導行為。”
法院闡釋：Sirius XM必須證明“它至少考慮過Fraunhofer的沉默或不作為，並且這種考慮影響了它轉向被控之高頻段系統的決定。” 然而，Sirius
XM的高層主管已經證實：其追逐被控系統之動機是商業考量，而非因為Sirius XM已經將Fraunhofer的沉默視為默許。聯邦巡迴法院因此判定簡易判決是不恰當的。
關於衡平禁反言原則的最終要件—不利影響—聯邦巡迴法院闡釋：Sirius XM“必須證明所聲稱的不利影響與其對Fraunhofer之誤導行為的依賴之間存在實質連結”。 Sirius XM未能證明不利影響，因為它尚未證明依賴，但聯邦巡迴法院指出：“如果[Sirius XM]可以在審理的時候證明它依賴Fraunhofer的誤導行為……，則不存在[Sirius XM]因依賴而有不利影響的重要事實之實質爭議。”
聯邦巡迴法院因此推翻原判並將地區法院基於衡平禁反言原則的簡易判決許可發回重審。