114年5月號 道 法 法 訊 (397)

DEEP & FAR

 

 

關於中國發明或實用新型專利申請
適用援引加入的指引(四)

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

•交通大學科技法律研究所碩士

•台灣專利師

•美國專利代理人考試及格

•大陸專利代理人

 

 

(四)        以援引在先申请文件的方式补交错误提交的权利要求书、说明书部分内容(错误提交部分)

申請人于 2024 年 4 月 12 日向專利局提交一件發明專利申請。申請人在首次遞交專利申請時使用的是專利局制定的包含援引加入聲明的專利請求書標準表格,並在請求書中提出要求外國優先權 A 的聲明(在先申請日為2023 年4 月22日)。因說明書中包含未正確顯示的內容,專利局於2024 年5 月7日發出《補正通知書》指出缺陷,要求申請人在兩個月的期限內進行補正。申請人于 2024 年 6 月 6 日提交《確認援引加入聲明》,請求以援引在先申請文件的方式補交說明書中未正確顯示的公式內容,並補交了相關文件的修改替換頁。1

案例中,申請人在請求書中提出了要求優先權的聲明,並於《補正通知書》中指定的期限內提出確認援引加入聲明,提交了說明書的修改替換頁,補交的公式內容包含在在先申請文件副本和其中文譯文中,在滿足其他要求的情況下,援引加入合格。經專利局核實不需要補繳申請附加費。2

 

策略與建議:鑒於中國發明或實用新型專利申請適用援引加入的指引,筆者提供以下給申請人或從業人員的策略與建議

一、申請前的準備策略:

儘可能確保首份申請文件完整性。在提交時盡可能準備好完整、清晰的說明書、權利要求書及附圖,避免依賴後補材料;即便準備不全,也應注意保留原始提交版本,以便後續比對是否可援引加入。

二、提交後的補救策略(適用援引加入制度):

申請人在首次申請後的12個月內提交後續申請時,可以利用《專利法實施細則》第四十五條的援引加入方式修復遺漏內容。但應在提交日起2個月內完成援引加入。補充的內容必須已明確記載於優先權基礎申請文件中,不能新增技術方案。一旦援引加入被接受,原提交日仍為有效申請日,從而不會影響新穎性審查或優先權主張。

三、風險控制建議:

申請人和從業人員應在提交專利後的2個月內檢查是否需援引加入,避免因錯過窗口期導致無法補救。並應避免實質性技術更動,因為援引加入僅限於補充因提交失誤而遺漏的原有內容,如進行技術改動將導致駁回或重新確定申請日。

此外,申請人應加強代理溝通和文件管理,與代理人建立嚴格的內部檢查機制,確保申請文件的版本一致性和歸檔清晰,以支持援引時的證據提交。

 

註1:國家知識產權局,《关于发明或者实用新型专利申请适用援引加入的指引》,頁18。

註2:同註1。