114年1月號 道 法 法 訊 （393）

DEEP & FAR

 

JVC v. Nero：從專利耗盡絕境的策略性撤退（一）

by NYSBA

  蔡明錕

· 輔仁大學電子工程系

· 臺灣大學電機工程研究所

 

I. 引言

美國最高法院於2008年在廣達電腦（Quanta Computer, Inc.）v. 樂金電子（LG Electronics, Inc.）一案中的裁定，為實質上實施專利方法請求項的組件於授權銷售時耗盡該專利方法請求項開啟了大門。聯邦巡迴法院在LifeScan Scotland Ltd. v. Shasta Techs., LLC案中努力釐清廣達案的意涵，並在Helferich Patent Licensing, LLC v. The New York Times Co.案中認定，實施某些方法請求項之產品的授權銷售並不必然耗盡涵蓋互補產品或服務的其他方法請求項。緊隨Helferich案之後，聯邦巡迴法院在JVC Kenwood Corp. v. Nero, Inc. 中判定，軟體供應商是否對標準必要專利承擔輔助或誘導性侵權的責任。Nero案的問題在於，若已授權、符合標準DVD和Blu-ray光碟的消費者，將這些已授權光碟與未經授權的軟體結合使用（假設這種結合使用必然實施標準必要專利），是否構成直接侵權。在這些近期判決的豐富背景下，本文將探討：(i)Nero案發展了專利耗盡原則的哪些面向；(ii)哪些面向留待日後處理；以及(iii)原因為何。

第二部分：Nero案

JVC對Nero的間接侵權案件，關鍵在於一種理論，即每當授權光碟與Nero軟體的購買者使用任何標準專利功能時，例如快轉、設置區域控制、錄製、重寫等，就直接侵犯JVC的標準必要專利。此案涉及至少六項JVC專利，其涵蓋方法及裝置請求項。Nero以專利耗盡（patent exhaustion）和明示放棄（express release）兩項理論提出非侵權的簡易判決動議，這兩項理論均可排除授權符合標準光碟的終端使用者的直接侵權。加州中區的初審法院同意Nero的兩項理論，並作了非侵權的簡易判決，且JVC及時提起上訴。聯邦巡迴法院由Pauline Newman、Timothy B. Dyk及Jimmie V. Reyna等法官組成的合議庭，依地區巡迴法院的標準，對簡易判決進行重新審查。（一）