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此專欄常介紹美歐實務，因其值得吾人借鏡，希望有朝一日，能介紹台灣或大陸實務，讓世界各國學習！
美國聯邦巡迴上訴法院部分確認並部分撤銷專利審判和上訴委員會PTAB裁決，即系爭權利要求如非根據 35 U.S.C. §112 未有書面描述支持而無效，即因根據 35 U.S.C. 第 103 條屬顯而易見。 RAI Strategy Holdings, Inc. v. Philip Morris Products S.A.，案號 22-1862（聯邦巡迴法院，2024 年 2 月 9 日）（Chen,
Stoll, Cunningham, JJ.）
RAI 擁一專利，其權利要求訴求「透過加熱菸草或其他無須顯著燃燒物質而提供可吸入蒸氣之電動吸煙裝置」。 Philip Morris (PM) 公司在核准後審查 (PGR) 中挑戰該專利。
委員會發布最終書面決定，論結兩項附屬權利要求缺乏第112 條書面描述支持，因其所述限制要求加熱部件「長度為拋棄式氣溶膠形成物質長度約75% 至約85%」。 說明書公開之範圍為75% –
125%、80% – 120%、85%
– 115% 及90% –
110%。 委員會解釋說，其缺乏書面描述支持係因“所主張範圍與說明書中披露具體範圍不同，並且比該範圍要窄得多。”
委員會認為，根據現有技術參考文獻之組合，其餘權利要求因顯而易見而不可授予專利，因在一項參考文獻 Robinson 中發現之加熱器經替換以另一參考文獻 Greim 之加熱器。 R 解釋說，其加熱元件得改變，並承認乃屬設計選擇，從而邀請熟練工匠選擇替代之合適加熱元件。 Greim 揭露其加熱器之某些優點。 故委員會認定熟練工匠有動機以 G 之加熱器取代 R 之加熱器，循使請求項顯而易見。 RAI提出上訴。
RAI 引述其專家所言而辯：說明書中所揭露之範圍均以 100% 為中心，故本領域普通技術人員 (POSITA) 不會「論斷發明人擁有不高於 85% 之範圍」聯邦巡迴法院首先摘述一系列數值範圍案例，包括：
l 在re
Wertheim (CCPA 1976) 中，認定所描述25% –
60% 範圍（並以36%
和50%
為例）支持針對35%
–
60% 範圍之主張。
• 在 re Blaser (CCPA 1977) 中，認定所描述 60° – 200°
C 範圍支持 80° – 200° C 範圍之主張。
•
Kolmes v. World Fibers Corp.（聯邦巡迴法院，1997 年），認定所描述每英寸 4 – 12 轉之範圍及每英寸 8 轉之優選支持就每英寸 8 – 12 轉之主張。
• 在In re Baird案（CCPA 1965）中，認定 32 – 176°F 相對未解釋之披露並不支持就 40° 至「至少低至」60°F 範圍之主張。
•
Indivior UK v. Dr. Reddy’s
Laboratories（Fed. Cir. 2021）案裁定：
o 揭露至少 25%、至少 50% 及「任何」值範圍並不支持就 40% – 60% 之主張。
o 該說明書確實支持就「約 48.2%」之請求項，因該值乃 POSITA 根據所揭露數據點計算出者。
在此背景下，聯邦巡迴法院重複Wertheim測試，以評估「上訴人藉其權利要求尋求保護之發明是否為上訴人已在說明書所描述發明之一部分」——換句話說，所揭露發明及所要求保護發明是否不同。法院解釋說，「姑不論其他，我們考慮是否”所描述寬泛範圍與較窄（及所含權利要求範圍）”屬於不同發明，於斯情境，說明書並未為較窄權利要求範圍提供書面描述支持。」在此，法院認定這些發明並無不同，並指出說明書不須明確記載所要求保護範圍而獲支持，並認定「沒有證據表明廣泛描述範圍……揭露與所要求保護範圍”大約
75% 到大約 85%”不同之發明。」因此，法院廢棄並發回命依與其意見一致之進一步程序進行重審。
至於顯而易見認定，RAI 辯稱 Robinson實驗及做出設計選擇之邀請僅涉及 Robinson 本身內部之替代設計。關於審查之實質證據標準，聯邦巡迴法院肯認委員會之決定，認為委員會所認 POSITA 因 Robinson 邀請而審視其他加熱元件之動機乃合理，且 Greim 及專家證詞更進一步支持委員會之決定。
實務要點：異於早前系列案例，RAI 在說明書中找到使用兩較低範圍端點請求範圍之描述。因此，對與相同「發明」一致端點之支持可能比揭露範圍與要求保護範圍之相似性更重要。為評估第 112 條之支持，律師應記住 RAI 所描述及其描述案例系列之關鍵原則：
l 數字範圍案例乃高度事實相關。
l 本領域可預測性水準至關重要；可預見技術可能允許說明書及權利要求間存在更大差異。
l 不須要（但有幫助）在說明書中明確敘述所要求範圍或端點。
l 評估POSITA
是否會將所要求保護及所描述發明理解為不同或相同。
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