113年12月號 道 法 法 訊 (392)

DEEP & FAR

 

 

專利說明書對先前技術的批評被用來以有利於專利權人的方式解釋請求項

(In re Abbott Diabetes Care Inc.,美國聯邦巡迴上訴法院2012年9月28日做出決定)

                                 

 

吳佩玲 專利二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

 

Belkin International, Inc. 提出了對美國專利No. 7,035,381的多方再審查的請求，聲稱：基於四份習知技術引證文獻，關於請求項1-32可專利性存在許多實質性議題。美國專利商標局局長：(1)因為基於其中一份引證文獻的預見議題確實引起關於請求項1-3及8-10的可專利性議題，因此批准了對請求項1-3及8-10的請求；以及(2)駁回基於其餘引證文獻對請求項4-7及11-32的請求。Berklin提出申請，要求局長對駁回請求項4-7及11-32的再審查進行複審，但該申請被駁回。Belkin隨後向U.S. PTO專利訴願及衝突委員會（現為U.S. PTO專利審判及訴願委員會）提出訴願，質疑審查員未能同樣駁回請求項4-7及1-32，但該委員會認為其無權判決：基於引證文獻，請求項4-7及11-32是否存在實質的新可專利性議題；此外，還沒有就所引用的參考文獻針對可專利性做出最終判決，因此無任何事務可訴願。

判決：聯邦巡迴上訴法院同意委員會的觀點，即駁回Belkin對請求項4-7及11-32再審查的請求是「不可訴願的」。[法院也指出，其並未適用在AIA頒布之日（2011年9月16日）之前提出的多方再審查修正案。這裡需要指出的是，經AIA修訂的35 U.S.C. §314(d)規定，「局長依據此條款對是否進行多方審查的決定應是最終的且不可訴願的」。

 

~The End~