11311月號 道 法 法 訊 (391)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (七十八)

AIA複審 (兼論Thryv, Inc v. Click-To-Call Techs., LP第二案) (下)

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

Thryv 結果是 PTAB IPR 中判定一專利無效時,任何法院都不能透過正常上訴程序重新審查其及時性之決定。 縱美國專利商標局偶爾改變及時性適當措施之想法,此豁免權仍然有效。 事實上,Thryv 含蓄地考慮此結果,因美國專利商標局在 Thryv 待決期間,就時間限制問題已如此為之,故美國專利商標局決定唯一直接來源一致性及先例來自美國專利商標局本身。同樣明顯者,Thryv 所提供複審豁免權遠逾該案之事實——在Emerson Elec. Co. v. SIPCO, LLC, 19-966, 590 U.S. 2020 6 15 日)案之簡易裁決中,最高法院即刻駁回聯邦巡迴法院就受質疑專利是否屬於 CBM 適格技術主題之裁決。 CBM 標的事物、合併、實際利益當事人,如時間限制問題,幾乎皆在美國專利商標局自由裁量範圍。

擴充小組之USPTO內部政策Arthrex 明確表示,局長可運用其就 PTAB 之權限以塑造其政策及結果。 USPTO已採多機制,以透過其先例來指導內部決定。 PTAB 之正規及擴大小組以及判例意見小組 (POP) 之所有決定得將 PTAB 某些決定標為“先例”及“富知識性”, 局長亦得根據美國專利商標局自己內部程序裁量後,將任何 APJ(或其本人)發交任何複審或複議小組。

PTAB 之此等內部程序及心態現在似係主要,亦或係唯一機制,而得指導受理引導之一致適用(不僅就時限問題,亦及於合併決定、真實利益當事人識別或任何其他非關受理之非案由原則) 故從業者必須更細心關注 PTAB 之「先例」、「富知識性」決定以及任何其他「擴大小組」POP 決定,以開始了解如何解決這些問題。

至少從2015 年起,PTAB即開始利用“擴大小組”,關於何時及是否召開此類小組之信息起初甚少而含糊不清,但在PTAB 發布一系列“標準操作程序”中逐漸獲得澄清。就對 AIA 審查中 PTAB 初始小組決定不滿意之從業者而言,熟悉這些 SOP 乃屬重要。 目前 PTAB SOP1 第十五次修訂反映擴大小組得用於“確保及維持委員會決策之一致性”,且任何一方或 PTAB 委員會成員皆得提出要求。

近年,美國專利商標局成立“判例意見小組”(POP),由美國專利商標局局長、專利處長及首席專利行政法官組成。 正如PTAB SOP2 第十次修訂所解釋,POP 旨在「為公平及有效率委員會程序創建具有約束力規範,並根據《Leahy-Smith America Invents Act》而在決策者間建立一致性。

到目前為止,POP 已發布四判決: GoPro, Inc. 360Heros, Inc.IPR2018-01754,於2019 8 月作成,裁定任何指控侵害標的專利之投訴將觸發§315(b) 之時效),即使指控侵權一方無資格如此為之,亦然。 2019 8 GoPro 判決反映政府在 2019 5 月調卷簡報中做出之讓步,其乃Thryv 異議中所提令人挫折評論“政府現在承認專利權人係正確者,而官僚主義財產徵用之整個行為乃法所禁止者”參考之標的。 Hulu, LLC Sound View Innovations, LLC, IPR2018-01039,於2019 12 月作成,論述機構證明如何符合「印刷出版物」所須之釋明。Proppant Express Investments, LLC Oren Techs LLCIPR2018-00914,於2019 3 月作成,認定一方得根據第§315(c) 條加入其在先聲請,以避免在諸例下第315(b) 條之時限,即“在公平需求下,並避免對一方造成不當偏見”,例如考慮“專利權人在共同待審訴訟中採取之行動,例如嗣後添加新主張之請求項。」 Hunting Titan, Inc. v . Dynaenergetics Europe GmbHIPR2018-00600,於2020 7 6 日作成,決定委員會何時及是否得針對作為替代請求項之請求項提出不可專利性之理由。於此,POP 認定委員會得「在極少數情況下」提出自己之可專利性理由,但彼等「極少數情況」在本案中並不存在。

尋求 PTAB 重審之機制

Thryv 案後,除美國專利商標局本身外,任何審查機構似乎都不太可能或會審查不服訴訟當事人認屬錯誤之機構決定。目前,向 PTAB 提出錯誤或不一致法律適用問題之主要程序途徑是申請重審。一般來說,此類重審聲請必須證明濫用自由裁量權,並且(除非經擴大審查小組或 POP 批准)必須提交給最初拒絕受理之同一審查小組。雖擴大小組及 POP 之標準作業程序會假設允許受理一非立案案件,但此情況可能很少見。擴展小組之 SOP1 指出,其使用「不受青睞,且通常不會使用」。 同樣,SOP2 指出,POP 旨在解決“在有限情況下具有特殊重要性之問題,故通過董事會之裁決來建立此具約束力之機構權限乃屬適當。” 因此,由PTAB 重新審查已決定之問題會是例外,而非常態。希望獲得此類審查之從業者最好仔細建構一個論點,以解釋尋求審查之審理小組問題如何滿足美國專利商標局法規及標準作業程序所規定之嚴格標準。

熟悉先例、資訊性及 POP 決策之重要性雖然 POP 及判例決定目前確實提供一些“規範”及“一致性”,但尚不清楚該一致性會否在各屆政府中獲得持續。畢竟,正如 Thryv 不同意見一再指出者,局長乃政治任命者。一位任命者所得為,他名得重為審視,而未來很可能會如此出現。

即便如此,有如在 Thryv 之前一般,PTAB 前之頂級從業者必須熟悉 PTAB 「先例」、「資訊性」以及擴張之專家小組及 POP 指導與決定。 Thryv 案授予 PTAB 自行決定法律權力之大幅擴大,熟悉 PTAB 本身為提供一致性及指導所做之努力對於任何 PTAB 從業者而言,至關重要。