113年11月號 道 法 法 訊 (391)

DEEP & FAR

 

 

 

 
應該提出什麼樣的理由來滿足據以實施要件？
Ube Industries, Ltd. v. Du Pont-Toray Co., Ltd.，
案件編號2013 (Gyo-Ke) 10250 (2015年4月28日作出的判決)

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 

 
 

然而，在逐一審查由2種成分組成的每個所請聚醯亞胺薄膜、並聚焦在由4,4'-ODA及BPDA 組成的聚醯亞胺薄膜時，IPHC認為 (i)已知很難拉伸由熱醯亞胺化製備的聚醯亞胺薄膜，因此，系爭專利的說明書中沒有可能降低由4,4'-ODA及BPDA組成的聚醯亞胺薄膜的熱膨脹係數的具體理由或揭露內容，儘管通常已知熱膨脹係數可能受到拉伸薄膜的影響，先前技術A10中所示的熱膨脹係數為45.6 ppm/℃至3至7 ppm/℃的非常低的值，(ii)儘管通常已知藉由減少薄膜的厚度可以進一步降低熱膨脹係數，說明書中沒有具體揭露內容顯示藉由使聚醯亞胺薄膜變薄可以將熱膨脹係數降低到什麼程度，(iii)即使藉由化學醯亞胺化製備由4,4'-ODA及BPDA組成的聚醯亞胺薄膜並調整薄膜的厚度及拉伸比，也沒有具體的理由表明可能將係數降低到3至7 ppm/℃的非常低的值，並且(iv)專利權人僅辯稱，熱膨脹係數通常受多種因素影響，例如拉伸比、薄膜厚度、及拉伸薄膜時的溶劑含量、溫度條件及拉伸速度，但沒有具體爭論或證明可以製備由4,4'-ODA及BPDA組成且具有所請範圍內的熱膨脹係數的聚醯亞胺薄膜，儘管事實上據以實施要件的舉證責任本質上在於專利權人。基於以上認定，IPHC得出以下結論：即使考慮到系爭專利說明書的揭露內容及提出該申請時的通常技術知識，也不能說本領域具通常知識者能夠輕易地將由4,4'-ODA及BPDA組成的所請聚醯亞胺薄膜的熱膨脹係數設定在所請範圍內。

 

最終，IPHC維持Ube的上訴並撤銷了JPO的決定。

 

未針對此判決向最高法院提出上訴，因此該判決是最終且具有約束力的判決。

 

我們的評論

如上述判決所述，據以實施要件的舉證責任本質上由專利權人（或申請人）承擔，在日本實務下，當請求項是產品請求項時，專利權人（或申請人）需要清楚地證明本領域具通常知識者能夠在說明書詳細說明及通常技術知識的基礎上製備所請產品。在此案例中，IPHC對生產由4,4'-ODA及BPDA組成且熱膨脹係數非常低的聚醯亞胺薄膜的可行性表示懷疑。為了消除這種懷疑，如果可能的話，最好的方法是實際製備嫌疑產品。