美國發明法複審或「AIA 複審」乃一行政程序,得用於尋求無效一美國專利。 自
2011 年創設以來,AIA 複審已成專利訴訟重要成分。 在最高法院於Thryv 案中認定,專利審判及上訴委員會(“PTAB”) 許多決定不能在聯邦巡迴上訴法院上訴中進行複審,及聯邦巡迴法院在Arthrex 案中認定,美國專利商標局局長(或商務部長)擁免職行政專利法官(“APJ”) 之廣泛權力下,局長有權重大制定專利政策,並對個別複審擁有巨大裁量權。 從業者應敏銳地意識到該政策之指標,例如美國專利商標局判例意見小組之決定。
2019 年
10 月,聯邦巡迴法院認定得無來自專利審判及上訴委員會之理由而免職 APJ。 在 Arthrex, Inc. v. Smith &
Nephew, Inc., (941 F.3d 1320, 1335, Fed. Cir. 2019) 中,聯邦巡迴法院認為專利審判及上訴委員會之結構違反美國憲法之任命條款。 APJ 是USPTO 僱員,而在 AIA 複審中組成專利審判及上訴委員會小組,俾無效已發布專利,如多方複審、核准後審查及受涵蓋商業方法複審(分別稱以“IPRs ”、“PGRs”及“CBMs”)。 APJ 非由總統任命並經參議院確認,而係由商務部長與局長「協商」後任命。但聯邦巡迴法院在 Arthrex 案中認定,賦予 APJ 之權力意指他們充當“行使重大權力”之“主要官員”,故應如此經任命和確認。作成 Arthrex 決定之小組認為,對 PTAB 違憲結構之適當補救措施是除去局長就免職 APJ 能力之法定障礙。 參見 5 U.S.C. §
7513(a),其許機構「僅出於提高服務效率之原因」而對那些官員及僱員採取行動。 (Arthrex, Inc.案,第1338 頁)。小組論斷,此新之不出理由免職權力將提高「指導[AIA] 結果」之能力,其「與不出理由之免職權力相結合,而對已發布判決提供重大限制」。
2020 年
4 月最高法院裁定,許多 PTAB 關於 AIA 複審受理決定不能由上級法院複審。 Thryv, Inc v. Click-To-Call Techs., LP案二
(第 18-916 號,2020 WL 1906544)中,最高法院認為,不能以上訴複審 PTAB 就受理 IPRs 之決定,資以確定 PTAB 是否妥當適用 AIA 時效條款(其禁止於被告或與被告有關者在受送達主張請求項侵權之申訴後一年以上始提起聲請中受理 IPR (35USC第 315(b) 條)。 Thryv 涉及一項專利 (曾在2001 年一場訴訟中被主張,嗣後無既判力被駁回),該案原告及被告皆為Thryv(專利所有人於2012 年所提案件之被告)利益相關之前手,而 2013 年,Thryv 利用了相對較新之IPR程序。 儘管
2001 年曾提出主張 (論證無既判力被駁回之申訴乃無效) ,但 PTAB 仍受理複審,並最終認定該專利無效。
Thryv 案專利所有人成功說服聯邦巡迴法院廢棄 PTAB, 並廢棄無效最終決定,理由係鑑於 2001 年侵權指控,IPR委不宜受理。 Thryv 向最高法院尋求調卷而辯稱,時限確實已由申訴觸發(縱使因任何原因被駁回),且聯邦巡迴法院無權對美國專利商標局決定進行事後猜測。美國專利商標局隨後承認其關於最初調查適用於Thryv 案中專利之時效之決定乃屬錯誤,即根本不應被受理。然美國專利商標局仍辯稱,其(儘管錯誤之)決定不應被複審。 這項承認首次出現在美國專利商標局於 2019 年 5 月異議 Thryv 案之調卷聲請時,且嗣後在先例意見小組之決定中獲得重申。
Thryv 案多數意見認為,專利局受理決定乃排除於上訴複審之外,有如任何其他「與受理相關法規之適用及解釋密切相關之問題」。 Thryv 案具體法律規定成文於專利法乃第315(b) 條,即「如請求訴訟之聲請係在聲請人、實際利害當事人或聲請人關係人受送達指控專利侵權之投訴之日起1 年後始提出者,則不得受理多方複審」。第 314(d) 條規定:“局長所決定是否根據本條進行多方複審之決定乃終局而不可上訴。”
Thryv 所面對問題包括第 314(d) 條中「本條」是否包括 USPTO 就其他條文(如第 315(b) 條之時間限制)所認定受理限制之解釋。經多數意見及不同意見之大量法文爬梳,法院裁定「本條」包括美國專利商標局就受理複審所行使之完整裁量權。
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