1139月號 道 法 法 訊 (389)

DEEP & FAR

 

 

 

 

智權說天道地 (七十六)

有關PTAB一年上訴時效()

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

 

“鑑於 [PTAB] GoPro, Inc. 360Heros, Inc. (委員會因第 315(b) 條規定時效而拒絕受理之決定)中判例意見小組 (POP) 之決定”,PTAB 自此將原先Click-to-Call委員會決定從判例降為非判例。

GoPro 案中,PTAB 考慮在IPR 一年多前所提出有缺陷之反訴是否將觸發第315(b) 條限制,而認定縱抗辯存在缺陷,一年限制亦適用,因它已使聲請人受有通知。值得注意者,PTAB GoPro 案中推理很大程度依賴於聯邦巡迴法院現已撤銷之“Click-to-Call”判決。

事實上,一些歷久彌新判例意見小組決定依賴於“Click-to-Call”,故表明,儘管該判決已被撤銷,但該意見可能在未來機構判決中仍具影響力。故PTAB 可能會繼續適用“Click-to-Call”中所用推理,並現有之方式適用一年限制,而賦予啟始一年時限之送達起訴法律效力。

未來影響 PTAB 或將根據 Click-to-Call 推論繼續適用一年期限,但 Thryv 適用範圍究竟多廣仍不清楚。 在依Thryv 作成第一項判決中,聯邦巡迴法院認為“不存原則性理由得能說明為何依第314(d) 條之司法審查排除不宜延伸至”要求當事人確定所有真正利害相關人之要求。故聯邦巡迴法院裁定,它無法在受理期間審查 PTAB 就已正確確定真正利害關係人,及 Thryv 已適用一年期限之外之決定。

當事人經常爭論哪些當事人應在IPR中具名,此問題經常在受理期間提出。 Thryv 亦可能在此延伸以排除司法審查。聯邦巡迴法院援引 Thryv 案,駁回就有關合併及一年時效議題受理決定之審查,因“遲於提交 IPR 聲請,[] PTAB 接受此聲請……根據法律規定,不屬於上訴後可審理。

各方也簡介 Thryv 在其他案例中之適用,在一案中,聯邦巡迴法院要求訴訟當事人摘述是否其得審查有關當事人合併及既存IPR爭點之受理決定。

同樣, PTAB 要求訴訟當事人摘述其是否受聯邦巡迴法院關於真正利益方定義及一年期限決定之拘束,並應根據該決定。

此等案件中每一個皆涉及一年期限,但也兼及與合併相關其他法規(在以前屬於聯邦巡迴法院職權範圍。在Thryv 案後,也許不再屬之。因此,Thryv 之影響可能會繼續擴大至與受理決定相關之法規。

聯邦巡迴法院訓令選項於仍尋受理決定救濟、但因 Thryv Cuozzo 已不得再上訴之當事人,得向聯邦巡迴法院提交訓令(履職)令狀聲請書。

訓令聲請似可能增加,因其乃聯邦巡迴法院審查之最後可能性。然正如法官Neil Gorsuch在為Thryv撰不同意見書所寫般,此或將是一場艱苦戰鬥。Gorsuch 法官指出在關於Power Integrations一案,聯邦巡迴法院已敘明,訓令聲請不能是易容為訓令令狀之上訴。

他更進一步指出,「如以下受理決定不符『例外情事』,則尚有何法外行為不致令吾人在辦公室再虛一天?」鑑於當前不確定性,雙方應密切注意程序障礙。 Thryv 追隨 Cuozzo 腳步,使就此等限制之 PTAB決定提出上訴益形困難。

於專利所有人言,贏得程序性禁止聲請或意味著不分案情而駁回聲請人理由之受理決定。如在受理期間未能贏得程序性障礙之適用,則開啟對可專利性作成不利決定之可能性。於聲請人言,因程序障礙而敗訴意味著損失與IPR聲請相關之費用,並可能導致在進行中或未來侵權訴訟之不利決定。故權衡利害關係,各方應注意辨明程序性障礙並就之有效辯論,否則將面臨IPR敗訴之風險。