113年9月號 道 法 法 訊 (389)

DEEP & FAR

 

 

 

應對美國、台灣、日本、中國和歐洲

電腦軟體專利適格性要求的策略

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

日本-JPO

根據2015年日本專利與實用新型審查手冊中關於電腦軟體的規定，日本確定適格性的步驟包括：

1.      根據發明專利的一般標準，判斷所請求保護的軟體相關發明是否屬於「利用自然法則的技術思想的創造」；

2.      如果最後一步難以判斷，則基於軟體的角度判斷所要求保護的軟體相關發明是否是「利用自然規律的技術思想的創造」。

在其中，基於軟體角度的判斷是指「軟體進行的資訊處理是否是利用硬體資源具體實現的」。

與其他國家相比，日本特許廳對適格性的規定相對寬鬆，實務中更容易透過修改請求項來克服適格性被核駁的情況。

根據這些規定，建議申請人在日本申請電腦軟體專利時，在請求項中明確描述發明及軟硬體實際進行的「資訊處理」。以上述案例4.1為例，JPO的審查結果可能與TIPO類似，由於請求項2缺乏處理資料的技術理念（TIPO的要素），可能會被視為不適格。

 

中國-CNIPA

根據2019年《中國電腦程式發明申請審查指南》，確定適格性的步驟包括：

1.      判斷發明申請是否包含技術特徵。

2.      如果是，進一步審查發明申請是否採用技術手段解決技術問題，並達到了符合自然法則的技術效果。

上述步驟2稱為「三要素測試」。例如，如果發明本身利用自然規律，而不是利用人類心理活動設定的規則或方法來解決某一技術問題，並取得演算法或商業方法本身所產生的效果以外的技術效果，則該發明符合適格性的條件。

（待續）