113年9月號 道 法 法 訊 (389) |
DEEP & FAR |
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第2020-2163、-2191號專利判決 |
吳怡珊 專利二組副主任 ·
台灣大學園藝學系 · 台灣大學植物科學研究所 |
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聯邦巡迴法院解釋說，其判例主張“委員會可以依職權基於記錄的現有技術，對被提出的替代請求項自行識別可專利性問題。”然而，該判例“沒有回答委員會應在何種情況下提出關於替代請求項的不可專利性的理由。”在這裡，意見小組透過限制委員會應依職權提出可專利性問題的情況來回答這個問題。
雖然意見小組限制這些情況的決定“本身並沒有錯誤”，但聯邦巡迴法院認為意見小組將委員會的自由裁量權限制成“僅限於極少數情況”的決定“有問題”。例如，意見小組的分析“忽略IPR程序的基本目的：重新審查先前的機構決定並確保專利獨佔保持在其合法範圍內。”
意見小組理解到，在某些情況下，可能存在以下情況：不可專利性證據尚未被提出，“但這證據很容易識別且具有說服力，因此委員會應該為了支持專利制度的完整性而接受該證據。”在此，意見小組認定被Schacherer 預期的理由並非「易於識別且具說服力」。在上訴中，狩獵泰坦公司“未能論辯意見小組錯誤適用易於識別的證據例外”，因此喪失此論點。因此，聯邦巡迴法院“僅在這一狹隘的喪失理由上做出維持原判，將有關委員會做法的一系列問題留待日後討論。
普羅斯特法官提出一致意見，解釋“如果[狩獵泰坦公司]的挑戰被保留，為什麼它很可能會成功——以及為什麼我對專利商標局處理這個問題的方式（包括最近頒布的一項規定）感到困擾。”
(完)