在
Thryv Inc. 訴 Click-to-Call Technologies LP 案1中,美國最高法院於2020裁定,當事人不得就專利審判及上訴委員會關於多方復審中聲請是否及時之決定提出上訴,而駁回美國聯邦巡迴上訴法院之全席審理。
受理時,PTAB 必須適用法定一年時效:如專利權人在 IPR 提交前逾一年向聲請人提出侵權訴訟並送達,則該聲請將逾時效並被駁回。 Thryv 澄清說,一旦 PTAB 確定聲請已否逾時效,即不得對該決定向聯邦巡迴法院提出上訴。
Thryv 緊隨最高法院他起專利案件 Cuozzo Speed Technologies LLC 訴
Lee 案,進一步限制上訴機構受理與該決定密切相關決定之審查。Thryv 及 Cuozzo 構成一條線上兩重要點,其一傾向於許 PTAB 擁有更寬自由裁量權,得於無上訴可能性下適用程序禁令。
或蒙最高院啟發,聯邦巡迴及 PTAB 最近質疑 Thryv 是否應延伸至其他聯邦巡迴法院裁決——這些案件永遠或不該被上訴。在無上訴審查下,PTAB 就適用程序限制(如一年時限)方面擁廣泛自由裁量權。
Thryv 案中,法院討論PTAB 根據《美國法典》第35 章第315(b) 條作成之決定得否受有司法審查,即由聯邦巡迴法院而非如PTAB之行政機構進行審查。依該條項,“自聲請人、其實際當事人或關係人受有指控專利侵權指控之日起 1 年以上”提出 IPR。
2013年,Thryv針對Click-to-Call之專利提出IPR; Click-to-Call 應以:因2001 年已送達Thryv前手侵權訴訟,故依第315(b) 條,該挑戰已逾時效。 PTAB 贊同Thryv ,認為一年時限不適用,因2001 年訴訟是無後效自撤。PTAB 於最終書面決定重申此點,並最終撤銷Click-to-Call之13請求項。
Click-to-Call上訴, Thryv 及USPTO辯稱,第 315(b) 條法定解釋係有利於無後效駁回訴訟送達起算一年期限。
聯邦巡迴法院表示,一年禁令得上訴,其依據為他起案件 Wi-Fi One LLC 訴 Broadcom Corp.。就此問題,全席聯邦巡迴認為一年禁令應適用,縱該訴訟稍後被駁回,故指示委員會駁回“長期擱置案件”。
最高院批准 Thryv 之調卷令狀聲請,而以7 比2
投票結果撤銷聯邦巡迴決定,並認為第314(d) 條禁止對PTAB 關於一年期限之決定提出上訴。同時,多數依賴Cuozzo之認定:就聲請合理勝訴可能性之決定不得上訴。
同於
Cuozzo 案系爭法定條款,多數認定第 315(b) 條之一年期限“與受理決定「相關法規之適用及解釋密切相關」”,並因此不能上訴。
代表多數之法官Ruth Bader Ginsburg,進一步指出對司法效率之擔憂及“剔除不良專利請求項”之需求,但確實保留就“特殊案件”聲請職務履行之可能性。
Thryv 最終在最高院獲勝,迴避一年之限制,並撤銷 CTC 之請求項。然隨後 PTAB 行為則表明願意維持現狀並於未來執行一年限制。在 Thryv 案發生前,USPTO認知當初小組在案情上有誤。
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