113年8月號 道 法 法 訊 (388)

DEEP & FAR

 

 

 

應對美國、台灣、日本、中國和歐洲電腦軟體專利適格性要求的策略

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

美國-USPTO

根據美國專利法及2016年專利審查程序手冊（MPEP），確定適格性的步驟包括：

1：確定請求項是否涉及方法、機器、製品或物質組成；

2A：確定請求項是否針對自然法則、自然現象或抽象概念（司法排除事項）；

2B：確定請求項是否列舉顯著多於司法例外的附加元件，足以對抽象概念施加有意義的限制，從而將請求項的性質轉變為適格的專利標的。

上述步驟1是關於發明適格性的一般規定（35 U.S.C. §101），而步驟2A及步驟2B是電腦軟體所特有的，通常稱為Mayo測試。

我們可以看到，美國對於適格性的規定比較抽象。「抽象概念」及「顯著多於判例例外的附加元件」沒有明確的定義。相反的，它們是透過判例來解釋的。

一個判例，CosmoKey控訴Duo Security，美國聯邦巡迴上訴法院於2021年10月4日推翻地方法院的判決，表明應審查專利的「說明書」是否符合其本身描述的發明的增強的具體效果，以確定其是否屬於明顯多於步驟2B中的司法例外的附加元件。

以上述案例4.1為例，USPTO審查員可能會透過以下方式審查請求項2的適格性：

（1）步驟1：請求項2記載了一種方法，它符合一般規定。

（2）步驟2A：「輸出並展示個人信用評分表」等元件屬於抽象概念。應根據步驟2B進一步確定。

（3）步驟2B：「將使用者的原始資料輸入處理模組形成個人信用評分表」等元件可視為通用手段，不屬於明顯多於司法例外的附加元件。但根據CosmoKey控訴Duo Security案，應進一步審查說明書是否描述特定效果，以對步驟2B有正確的判斷。

（待續）