113年8月號 道 法 法 訊 (388)

DEEP & FAR

 

 

 
功能性語言及其對專利請求項的效力
                                 

 

吳佩玲 專利二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

 

規定

在決定維持地方法院根據35 U.S.C. § 112第2項宣告請求項8至12無效的裁決上，聯邦法院強調了以下規定。

根據35 U.S.C. § 112第6項，請求項限制可以被記載為用於執行指定功能的手段或步驟，但這種請求項限制的範圍僅限於「說明書中描述的與所請功能對應的結構、材料或作用及其等同物」。「手段」一詞的存在與否對於確定35 U.S.C. § 112第6項是否適用是重要的。

首先，請求項元素中「手段」一詞的存在產生了適用35 U.S.C. §112第6項的可反駁推定。

其次，「手段」一詞的缺少產生了不適用35 U.S.C. §112第6項的可反駁推定。

第三，然而，僅僅因為請求項元素之後跟隨「手段」一詞並不自動使該元素成為35 U.S.C. §112第6項下的「手段加功能」元素。

第四，然而，僅僅因為「手段」一詞沒有被包括在所請元素中並不會自動阻止該元素被解釋為「手段加功能」元素。

換言之，如果「挑戰者證明請求項術語未能『記載充分明確的結構』或記載『沒有記載用於執行該功能的充分結構的功能』」，則請求項術語缺少「手段」一詞的事實這項推定可以被克服，並且將適用35 U.S.C. §112第6項。

在這種情況下，所討論的請求項語言是「分散式學習控制模組」，並且按照全文閱讀，接著是「分散式學習控制模組」執行的三個功能的敘述。

~待續~