113年七月號 道 法 法 訊 (387) |
DEEP & FAR |
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對通常技術知識的理解如何影響進步性審查？ Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. v. Anticancer Incorporated， 案件編號2013 (Gyo-Ke) 10311 (2015年2月19日作出的判決) |
黃郁靜 專利工程師 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所 |
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專利權人Anticancer於1997年獲得了一項與用於人類疾病的動物模式有關的專利，針對該專利，Taiho於2012年向JPO提出無效審判。JPO於2013駁回Taiho的請求，接著Taiho於2013年針對JPO的決定向IPHC提起上訴。
系爭專利的請求項1請求如下：
一種用於人類腫瘤疾病的非人類動物模式，該動物具有從腦以外的人類器官獲得而植入該動物的相應器官的組織腫瘤性腫塊，並具有足夠的免疫缺陷以使該植入的腫瘤性組織生長並轉移。
本案的一個主要問題在於對通常技術知識的理解如何影響進步性審查。IPHC對此問題答覆如下：
在JPO的決定中，JPO認定系爭專利的發明與先前文獻（p.a.r.）1中揭露的發明的區別在於，前者將發明指定為人類腫瘤疾病轉移的動物模式，而後者是以腫瘤浸潤的裸鼠，有無轉移未知，因此不能將後者認定為針對轉移的研究和試驗的動物模型。關於該差異，JPO的結論是，不存在以腫瘤浸潤時必然發生轉移的通常技術知識，並且本領域具有通常知識者無法參考其他先前文獻而在p.a.r. 1的基礎上輕易地想到系爭專利的發明。
然而，在詳細檢視了許多及各種先前學術文獻後，IPHC認定，普遍認為與癌症進展相關的通常技術知識是，在可以觀察到腫瘤浸潤的狀態下，隨著時間的進行，浸潤會進一步擴散，且轉移機會增加。
基於以上認定，IPHC做出以下結論：在p.a.r. 1的基礎上、參考其他先前文獻並參考以上通常技術知識，本領域具有通常知識者已能輕易地想到系爭專利的發明。
最終，IPHC維持Taiho的上訴並撤銷了JPO的決定。
我們的評論
從上述判決可以看出，基於對浸潤與轉移之間的關係的通常技術知識的理解，JPO與IPHC的結論是完全相反的。此判決教導我們，在某些情況下，充分展示與系爭發明密切相關的通常技術知識對於確定進步性非常重要、甚至是關鍵的。