LKQ Corp., et al. v. GM Global Technology Operations LLC, 案摘要

113年7月號 道 法 法 訊 (387)

DEEP & FAR

LKQ Corp., et al. v. GM Global Technology Operations LLC, 案摘要

No. 2021-2348 (Fed. Cir. (PTAB) May 21, 2024)；

由Stoll作成全院庭審意見，由Moore、Dyk、Prost、Reyna、Taranto、Chen、Hughes、以及Stark偕同。Lourie持贊同意見。

周鐸蓁 專利一組主任

‧台灣大學農業工程學系

‧成功大學醫學工程研究所

在此上訴之中，聯邦巡迴法院進行全院庭審，以處理依35 U.S.C. § 103評判設計專利之顯而易見性的標準。

GM擁有針對車輛前擋板設計之設計專利。LKQ提出IPR申請而挑戰該專利的申請專利範圍，並宣稱依§102的可預見性以及依§ 103的顯而易見性。專利審理暨訴願委員會認定LKQ未能證明可預見性。至於顯而易見性，委員會適用聯邦巡迴法院的兩階段Rosen-Durling 測試法，並且認定LKQ未能證明申請專利範圍會是顯而易見的。LKQ上訴。

聯邦巡迴法院的合議庭維持原判，但接著法院許可進行全院庭審。

審判團推翻用於設計專利顯而易見性的現存Rosen-Durling 測試法。法院闡釋：Rosen-Durling測試法“就其架構與其門檻剛性而言皆未一致於KSR、Whitman Saddle、以及其它判例”。法院裁定“Rosen-Durling 不符合最高法院就顯而易見性基礎原則的一般闡明、以及其就設計專利的有效性之特定論述”。

在已經推翻Rosen-Durling測試法之後，聯邦巡迴法院考慮用於評估設計專利請求內容之顯而易見性的適當架構應該是什麼樣子。雖然一直“留心設計以及發明專利之間差別”，但聯邦巡迴法院最終論斷“基於專利設計的顯而易見性的無效性是基於事實準則(類似於已經發展成用於依§103而審視發明專利有效性的分析工具的準則)而被判定，即基於Graham要素之適用”。

聯邦巡迴法院闡釋：依據Graham 要素一，“事實調查者應該考慮設計領域中通常技藝之人士所知道‘習知技藝的範疇和內容’”。法院裁定“相似技藝要件適用於每一引證文件”。然而，法院選擇不“描繪用於設計專利之類似技藝測試法的完整輪廓”，反而將其留“給未來案件，以進一步發展此標準的適用”。

接著，Graham 要素二(“判定習知技藝設計以及系爭設計申請專利範圍之間的差異”)以及Graham 要素三(解決相關技藝之通常技藝的等級)繼續適用。聯邦巡迴法院闡釋：“在設計專利的情境中”，分析申請專利範圍對於本領域通常技藝人士是否會已經是顯而易見“意指設計專利請求內容的顯而易見性是從主張設計所相關之領域的通常設計者的觀點而評判”。聯邦巡迴法院也再次定調：“問題聚焦在所主張設計整體的視覺印象，而非經選擇的個別特徵”。

最後，聯邦巡迴法院指出：“與Graham一致的是，設計專利的顯而易見性問題仍然需要輔助性判斷因素的評判來做為顯而易見性或非顯而易見性的指標(在該等判斷因素的證據被提出的時候)”。

在周知該適當測試法之後，聯邦巡迴法院發還委員會重審，以解決GM設計專利依“此意見書中所提出用於評估設計專利申請專利範圍之顯而易見性的架構”是否會已經是顯而易見的。

法官Lourie在判決書中持贊同意見並分開寫判決而表明法院不需推翻Rosen and Durling。相反地，他闡釋：“此案中吾人所需做的全部是讓Rosen and Durling 判例不那麼剛性”。在法官Lourie的觀點中，“Rosen and Durling(如所修飾)應該已經被認可而屹立不搖，而非被果斷地推翻”。

最後，聯邦巡迴法院認定地區法院並未就否決Norwich依規則60(b)而聲請在Norwich的ANDA修改之後修正判決而犯錯。地區法院認定(單單主張有專利的適應症已經從ANDA被挖除未必滿足判決或讓申請人有權直接進入銷售市場)並未濫用裁量權。

法官Cunningham持部分反對意見。在她來看，聯邦巡迴法院應該廢棄地區法院的判決(IBS-D專利之所宣稱請求項是顯而易見的)。依法官Cunningham之見，本領域具有一般技術者依明顯錯誤標準將不會對所主張劑量有成功的合理預期。她闡釋：大多數意見錯誤地依賴某些文件且無法將成功的合理預期與所主張劑量相關聯。