113年5月號 道 法 法 訊 (385)

DEEP & FAR

 

 

 

PHOSITA 應該由說明書定義

還是由請求項定義？

 

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

儘管MPEP沒有指示審查員PHOSITA是否應反映說明書或請求項，但它總是向審查員指出在進行顯而易見性分析時應注意請求項。

委員會選擇該規範的理由是它定義了一個狹窄的發明領域，但MPEP解釋說，發明領域是「發明所屬技術領域的聲明…該聲明應針對要求保護的發明的主題。在Medtronic受到質疑的專利中，該聲明並未針對所要求保護的發明的主題，但委員會無批評地接受了它。該判決承認請求項的目的是「界定專利權的邊界」，但顯而易見性是對這些邊界的測試。從PHOSITA的技術水平來看，測試這些邊界是沒有意義的，而PHOSITA的技術水平可能與所要求保護的發明幾乎沒有關係。

 

（完）