113年5月號 道 法 法 訊 (385) |
DEEP & FAR |
|
|
Chewy, Inc. v. International Business Machines
Corp., No. 2022-1756 (Fed. Cir. (S.D.N.Y.) Mar. 5,
2024). Opinion by Moore, joined by Stoll and
Cunningham |
周鐸蓁 專利一組主任 •台灣大學農業工程學系 •成功大學醫學工程研究所 |
|
IBM擁有兩件專利，其大致上是關於以網路為基礎的廣告之改善。Chewy控告IBM，以對這兩件專利都尋求不侵權的確認之訴。在請求項的解讀和事證揭露程序之後，Chewy聲請某些請求項的求無侵之簡易判決，並另外聲請某些請求項依據§ 101為非適格之簡易判決。地區法院對兩聲請都許可，而IBM上訴。
首先，聯邦巡迴法院維持地區法院之不侵權判定，因為沒有講理的事實調查者能夠認定Chewy之受控網站或行動應用程式執行需要“選擇性儲存廣告物件”的請求項限制。IBM爭論地區法院不恰當地將此限制解讀成需要廣告物件被“預載”，但是聯邦巡迴法院不認同。本案書面文字“一致地將發明描述成包含廣告物件的預載”，而且審查歷史包含解釋：選擇性儲存廣告物件意思是廣告物件被預載。
IBM接著爭論：即便依所採用解讀來看，也存在排除簡易判決的關鍵事實爭議。聯邦巡迴法院不認同，除了附屬請求項12，其要求“根據[某些]所編譯資料而建立各別使用者的特性”。在特別處理請求項12的時候，法院判定Chewy的隱私策略以及“當下所啟用策略”文件皆引起關於Chewy是否“建立各別使用者特性之關鍵事實的實質爭議”。聯邦巡迴法院因此就請求項12推翻原判並發還重審。
回頭看地區法院就專利適格性之判定，聯邦巡迴法院維持原判。在適用兩步驟Alice 法則的時候，聯邦巡迴法院判定在步驟1，本案請求項是指向抽象想法，因為其“使用概括性程序而廣泛地描述將廣告與搜尋結果相關聯”。本案請求項“僅描述根據搜尋結果識別廣告的概念，而無關於這如何被達成的任何具體特徵”。
依照Alice 步驟2，聯邦巡迴法院認定本案請求項未能描述發明概念。本案的限制(個別地或以有序結合方式)，無一者構成“足以基於搜尋結果而將識別廣告的所主張抽象想法轉換成專利適格標的內容之發明概念”。 本案請求項單單“描述獲得搜尋結果而識別相關廣告之概括性程序並且因此不包含發明概念”。