113年4月號 道 法 法 訊 (384)

DEEP & FAR

 

 

 

PHOSITA 應該由說明書定義

還是由請求項定義？

 

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

在定義PHOSITA時考慮請求項語言可以避免這個問題。如果專利權人廣泛地要求發明的權利，那麼PHOSITA的證書應該反映這種廣度。然後，如果挑戰者可以證明發明對於在請求項所涵蓋的任何領域工作的PHOSITA來說是顯而易見的，則該請求項將不具有專利性。

使用請求項來定義相關技術符合美國專利商標局審查專利申請的方式。MPEP（專利審查程序手冊）對審查員的指導如下：

第一次檢索應涵蓋所描述和要求保護的發明，包括請求項似乎針對的發明概念。

檢索應涵蓋所要求保護的主題，並且還應涵蓋可能合理預期要求保護的所揭露的特徵。

MPEP 告訴審查員確定請求項的範圍，僅考慮說明書以考慮可能的修改請求項。

在審查申請的顯而易見性時，審查員必須將現有技術與請求項而不是說明書進行比較。MPEP §2141.01(a)也解釋說，「為了使參考文獻適合根據35 U.S.C. 103的規定用於顯而易見性駁回，參考文獻必須是與要求保護的發明類似的技術」。沒有提及說明書。

（待續）