113年四月號 道 法 法 訊 (384) |
DEEP & FAR |
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進步性審查應如何考慮阻卻因素(disincentive factor)？ Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. v. JX Nippon Mining & Metals Corp.；案件編號2019 (Gyo-Ke) 10130 (2020年10月22日作出的判決) |
黃郁靜 專利工程師 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所 |
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另一方面，關於機械合金化，在系爭專利的優先權日，認定本領域具有通常知識者已理解，當以三步驟生產p.a.r. 1的濺鍍靶材時(即，藉由壓縮及輥軋(rolling)將原料粉末顆粒壓扁的步驟（第一步驟）、反覆捏合並形成層狀結構的步驟（第二步驟）、以及當晶粒被精製並且含有諸如氧化物的分散顆粒時，取出氧化物顆粒並獲得均勻的細分散體的步驟(第三步驟))，機械合金化本身會進行。
另外，在機械合金化藉由依照上述第一步驟至第三步驟進行的基礎上，認定在機械合金化期間的某個步驟中，例如在第二步驟中，層狀結構形成並且出現形狀2的顆粒。TKK的兩個證據也顯示出，在機械合金化期間的某個步驟中存在形狀2的顆粒。
然而，p.a.r. 1並未描述或暗示形狀2的SiO2顆粒的存在。相反，根據系爭專利優先權日有關機械合金化的通常技術知識，機械合金化是一種用於將陶瓷顆粒等精細分散在金屬基質中的技術。第二步驟只是順著處理過程的一個步驟，據推測，當獲得均勻的細分散體時，機械合金化被認為將在第三步驟結束時完成。無法識別機械合金化被假定為將在過程中間的第二步驟終止。P.a.r. 1並未描述或暗示在過程中間的第二步驟等終止機械合金化，也沒有其他描述暗示這一點。相反地，p.a.r. 1將獲得其中合金相及陶瓷相均勻分散的微細混合相的晶體結構描述為解決此問題的手段。為了獲得其中陶瓷相均勻分散的微細混合相，需要使機械合金化進行到獲得均勻的精細分散的第三步驟，因此，p.a.r. 1被認為會對於在過程中間的第二步驟終止機械合金化給予阻卻因素。
因此，本領域具有通常知識者考慮到關於機械合金化的通常技術知識，不會有動機在過程中間的第二步驟等終止機械合金化，從而使SiO2顆粒包含具有形狀2的那些顆粒。
最終，IPHC駁回了TKK的上訴並維持JPO的決定。
針對此判決的上訴被提出於最高法院，但被駁回。因此，該判決是最終且具有約束力的判決。
我們的評論
此判決提供了「阻卻因素」的正向範例，此因素是日本實務下承認進步性的重要正向積極因素之一。從上述判決可以看出，如果必須將一個過程進行到底以解決先前文獻中的發明的問題，則在先前文獻中可以找到中途終止該過程的阻卻因素，即使所請產品可以客觀地在其中途製備。