《智慧財產案件審理法》修正重點及應因（九）

113年4月號道法法訊 (384)		DEEP & FAR
《智慧財產案件審理法》修正重點及應因（九）	蔡馭理專利師 ‧臺灣大學電機學士 ‧臺灣大學電信工程研究所碩士 ‧美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 ‧交通大學科技法律研究所碩士 ‧台灣專利師 ‧美國專利代理人考試及格 ‧大陸專利代理人

立法院於民國112年1月12日三讀通過《智慧財產案件審理法》修正草案，三讀通過之修正條文共77條（增訂36條、修正41條），規範密度較現行法僅41條大幅增加，這是智審法施行14餘年以來，最大幅度修法變革。司法院強調，本次修正，重點在於營業秘密的保護更為完備，使護國群山安穩發展，並建構更具專業、效能及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度：¹ 本次修法的九大重點，本期將分別針對各各修法重點進行摘要報導，並提出建議的應因措施。九、解決實務爭議 1. 修正重點：修正「更正再抗辯」制度及「附帶民事訴訟程序」等規定，強化訴訟之紛爭解決機能。² 根據修正後之智慧財產案件審理法第43條第1項規定：「當事人依第四十一條第一項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。」同條第2項規定：「前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。」同條第5項復規定：「除第二項規定外，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。」³ 根據修正後之智慧財產案件審理法第64條第1項規定：「不服地方法院關於第五十四條第一項案件或第一審智慧財產法庭受理之案件，依通常、簡式審判或協商程序之附帶民事訴訟所為裁判，提起上訴或抗告者，應向第二審智慧財產法庭為之。」同條第2項規定「不服第一審智慧財產法庭關於第五十四條第二項第一款案件依簡易程序之附帶民事訴訟所為裁判，提起上訴或抗告者，應向該智慧財產法庭之合議庭為之。同條第3項復規定：「不服第二審智慧財產法庭受理之案件，依通常、簡式審判或協商程序之附帶民事訴訟所為裁判，提起上訴或抗告者，應依刑事訴訟法規定，向最高法院為之。」⁴ 2. 因應措施：筆者認為智慧財產案件審理法第43條第2項規定在實務上適用時恐有爭議存在，因為如何認定專利權人確實是「因不可歸責於己之事由」而致不得向專利專責機關申請更正？智慧財產案件審理法修正條文對照表中之說明欄雖有解釋：「…於另案舉發審查期間申請更正時，卻未適時申請更正，嗣後發生不得向專利專責機關申請更正者，乃屬可歸責於己之事由，致不得申請更正」。⁵但是，專利被舉發成立遭智慧局撤銷本就是不得再向智慧局申請更正的通常原因，假如專利權人未於舉發審查中申請更正導致專利被舉發成立，係屬「可歸責於己之事由」，則筆者很難想像還會有什麼情況可適用智慧財產案件審理法第43條第2項規定。筆者認為，或許，有以下兩種可能可觸發智慧財產案件審理法第43條第2項規定： (1) 舉發審查過程中的舉發證據或理由和訴訟中的舉發證據和理由不一致，這時候專利權人才可能主張在舉發審查過程中未能及時考慮訴訟中產生的新證據和理由，導致未能及時向智慧局申請更正。如此可符合「因不可歸責於己之事由」？或者 (2) 更寬鬆地解釋，舉發審查過程中只要專利權人曾提出更正申請，不論嗣後專利是否遭被舉發成立審定。於民事訴訟中，專利權人都可以向法院陳明欲再以與舉發審查過程中不同的方式更正專利權之範圍。如此仍可符合「因不可歸責於己之事由」？至於法院未來如何適用智慧財產案件審理法第43條第2項規定，就看未來實務如何發展。就附帶民事程序的修改部分，本次修法本於讓智慧財產及商業法院對智慧財產案件擴大管轄範圍的宗旨，將與對智慧財產相關之附帶民事訴訟案件之上訴程序明文納入智慧財產及商業法院專屬管轄範圍。此部分，從業人應加以留意。註1：智慧財產局，「立法院三讀通過修正《智慧財產案件審理法》，完成14年來最大幅度修正— 9大修正重點一次看，營業秘密訴訟保護更周延」，民國112年1月12日，https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-795719-527c0-1.html 註2：同前註。註3：同前註；智慧財產案件審理法修正條文對照表。註4：同前註。
註5：同前註。