113年4月號 道 法 法 訊 (384) |
DEEP & FAR |
|
|
Roku, Inc. v. ITC, et al.案摘要； No. 2022-1386 (Fed. Cir. (ITC) Jan. 19, 2024)； 由Hughes作成，由Dyk以及Stoll偕同 |
周鐸蓁 專利一組主任 •台灣大學農業工程學系 •成功大學醫學工程研究所 |
|
環球電子公司(Universal Electronics, Inc.)向ITC提出訴狀，其宣稱某些Roku產品侵權UEI專利，該UEI專利解決電子產品(例如智慧TV以及DVD或藍光播放機)之間的不相容性。UEI的技術被稱為“QuickSet”，其被裝配到許多智慧TV。UEI藉著QuickSet而滿足國內產業要件的經濟面向。
行政法官認定Roku因進口侵權物品而違反第337條，且委員會維持原判。委員會認定在2012年的協議書中，發明人(Barnett先生)已經將申請案中他的全部權利讓予，而該申請案成為UEI的專利。接著，委員會認定UEI藉著在工程設計與R&D中的實質投資而經由QuickSet平台利用該專利，因而滿足經濟面向。委員會也認定Roku尚未證明所宣稱請求項是顯而易知，並且UEI已經提出非顯而易見性的輔助判斷指標之令人信服證據。Roku上訴而挑戰全部三項認定。
聯邦巡迴法院維持原判。首先，法院認同委員會的看法：2012年協議書構成Barnett先生的該專利權之當前轉讓。協議書中的語言指出：Barnett先生“特此販售並讓渡該發明之中[他的]完整權利、所有權、以及利益”，包含“其所有分割以及連續案，包含在每件這種專利中可獲得的任何以及全部請求項的標的內容”。
接著，聯邦巡迴法院贊同委員會之關於國內產業的認定。Roku的爭辯聚焦在UEI的投資是智慧TV，而非那些TV中所安裝的QuickSet技術，但是聯邦巡迴法院判定“這並非適當探究”。“我們的案例並不要求對整體產品本身投入經費，但反而是要求對智慧財產的利用之充足實質投資”。法院接著說：“換言之，原告基於相關於產品子項目的經費亦能夠滿足國內產業要件的經濟面向，即便系爭專利僅僅涉及該子項目”。本案中，QuickSet(整個TV的子項目)毫無疑問實踐了該專利。
最後，聯邦巡迴法院維持非顯而易見性之認定的原判。在上訴時，“Roku並未挑戰委員會”關於先前技術教示“的事實認定”。至於UEI的非顯而易見性之輔助判斷指標的證據，Roku僅僅爭辯委員會錯在認定關聯性。聯邦巡迴法院聲明爭論是“缺乏法律根據的”。Roku並未爭論QuickSet被討論於委員會倚賴的證據之中。