1133月號 道 法 法 訊 (383)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (七十)

申請專利時機(上)

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

 

時機不對可能會導致失去專利權或浪費金錢

選擇何時開始專利程序對新初創公司而言,乃關鍵決定。等待時間過長可能導致專利權無意中失效,但過早提交申請可能浪費寶貴資金,將您鎖在公司可能沒有做好準備之成本時序中。

提交專利申請正確時間最終取決於商業及法律因素之組合,不幸者,此乃為何在初創公司就專利存有大量不良信息之原因。誠然,不良信息有時甚至來自善意專利師,因其不解初創企業之獨特需求及生命週期,而在無法考慮專利對生意影響之法律真空中規劃專利保護。

這篇文章將介紹何時開始專利程序以及如何為獨特業務制定專利計劃之法律及商業考慮因素。

如何防止失去任何專利權?

最重要法律考慮是專利權可能會因首次公開披露、公開使用或要約出售技術而喪失,在台灣及美國,這些活動後一年內尚可尋求保護專利權,而在不少外國,會因首次公開披露、公開使用或要約出售時立即失去專利權。

雖外國專利保護並非適合於所有企業,但最佳做法是保留外國專利申請之選項。「千金難買早知道」,吾人可不時聽聞類若以下故事:新創公司因資金考量而放棄申請外國專利,卻因此隨後錯過重要投資者或合作者,或深耕外國市場之機會。故規劃公司營運必須留意,在公開披露、公開使用或要約出售前,先確定是否應完成專利佈局或至少申請台灣或PCT專利,以保留日後追加申請國家之可能性。

儘早優先權考量---純自法律角度觀看,盡快提交專利申請似有其意義。縱使美國也已採先申請主義,專利審查中,審查員係根據專利申請提交日期前已知技術而確定所要求保護發明是否新穎且非顯而易見。

儘早申請或能免去專利審查過程中來自可能更早不利出版物或類似產品問世之挑戰,故許多發明人自然傾向在構思出一想法後,立即提交專利申請。然自商業角度觀之,過早或倉促申請實際上是一糟糕主意。

該等技術開發完成再申請專利?此雖有點違反「敝帚自珍」之人性,但略作等待,而非急於獲得儘早申請日總是最佳選項,以免過早承擔大量成本。縱使美國臨時專利申請或台灣內優先權基礎案(外加不請求實審),然開始一年之優先權計時,會毫不留情啟動,待美國(最大消費市場)正式專利申請或台灣請求實審後,審查意見書通常在一到兩年內可收到。

各國專利局也在謀劃如何創收,雖可不請求實審或臨時申請案所費無多,然正式申請案,或三年實審期限總會到來,審查過程將會所費不貲。更要命者,一年的優先權期限,或30個月之進入內國期限,將會嚴厲考驗您所擁男子氣慨,或低頭讓歲月與現實磨掉您曾有之豪氣萬丈。

吾人因而領悟,在您提交初始專利申請後一年或30個月內,將是天人交戰時刻。一年或30個月似非太短,但如您熟悉或身歷新創公司、產品開發、尋找投資或合作者、招攬滿意銷售人之千變萬化過程,您將知悉大人世界裡,不再存有孩提歲月中眼巴巴盼望領壓歲錢之過年情懷,而常僅剩為何發薪水或年終獎金之日子又來臨之無奈。而您也才會了解,人類確實渺小,「與天公競比高」僅是罪該萬死毛匪澤東騙人之囈語。您的下場可能是,因無足夠資金來支付專利成本,您將面對曾載著讓您一躍成為世界首富之辛苦研發成果,因無資金滋潤,或因資金須挪作他用,而讓您於孤獨之寂靜夜晚抱著棉被在無盡虛空中,獨自倉然類,而讓您於孤獨之寂靜夜晚抱著棉被在無盡虛空中,獨自悵然淚下。(希望此時有人生靈魂伴侶安慰與陪您)