113年3月號 道 法 法 訊 (383)

DEEP & FAR

 

 

 

PHOSITA 應該由說明書定義

還是由請求項定義？

 

 

 

謝韻聲 專利二組主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

委員會承認Young、Gerber及其他參考文獻共同揭露獨立請求項1的所有限制。但專利所有人說服委員會因為骶神經調節領域的技術人員不會向一般神經外科尋求解決方案，故沒有動機結合參考文獻。委員會表示同意，認為所引用的參考文獻都沒有解決’756專利所解決的問題。委員會斷定，雖然PHOSITA可能會發現，如果’756專利揭露更簡單的機械技術，則將參考文獻結合起來是顯而易見的，但所揭露的技術涉及植入體內用於神經刺激的複雜醫療裝置。

在定義PHOSITA時，委員會拒絕僅聚焦在所請發明。原告辯稱，受質疑的請求項沒有列舉骶骨解剖學或骶骨神經調節，且’756專利描述本發明在骶骨解剖學之外的用途。但委員會發現，「請求項中缺乏對骶骨解剖學或骶神經調節的敘述並不能推翻說明書對發明領域的明確描述，因為請求項的目的不是描述專利的標的，而是定義專利權的邊界」。

B. 認定的問題

委員會的推論引發了一系列令人不安的問題。在定義PHOSITA時忽略專利請求項可能會導致發明人狹隘地描述發明領域，或許將其定義為技術複雜程度較低的領域，但又廣泛地主張發明的權利，以涵蓋具有更高複雜程度的使用領域。這可能會導致阻止在更複雜領域運營的公司使用對在該領域工作的PHOSITA來說可能顯而易見的技術的請求項發布。

（待續）