113年3月號 道 法 法 訊 (383)

DEEP & FAR

 

 

CyWee Group Ltd. v. ZTE (USA), Inc., et al.案摘要；

No. 2021-1855 (Fed. Cir. (PTAB) Jan. 18, 2024)；

由Prost作成，由Hughes以及Stoll偕同

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

 

ZTE提出IPR請求而挑戰CyWee所擁有專利中的某些請求項。之後，LG電子提出IPR請求並聲請加入ZTE的進行中IPR。LG為它的合併訴訟聲請預先提出數個限制，包含：它會“扮演被動的‘替補者’，且不會擔任主動角色，除非ZTE停止參與立案的IPR。” 專利審理暨訴願委員會許可LG的聲請。在該聲請受理的期間，CyWee聲請修正ZTE所反對之請求項。

在LG的合併訴訟之後，CyWee提出進行修正的修訂後聲請。ZTE指出它不反對修訂後聲請，這促使LG因為ZTE不再參與而訴求反對此聲請。委員會同意且因此允許LG反對此聲請並獨立於ZTE而提出爭辯以及證據。

委員會發出最終書面裁決，其認定受挑戰的原始請求項因顯而易見而不具可專利性並且否決進行修正的修訂後聲請。CyWee尋求局長複審，而這被駁回。CyWee接著上訴，以挑戰委員會就進行修正的修訂後聲請之否決。

在上訴的時候，CyWee作了三項爭辯，但聯邦巡迴法院駁回全部三項並且因此維持委員會的判定。

首先，CyWee爭辯委員會錯在允許LG反對進行修正的修訂後聲請，以及錯在允許LG主張ZTE並未提出的先前技術文件(Withanawasam)。聯邦巡迴法院在委員會的方式中並未見到錯誤。因為ZTE並未反對CyWee的修訂後所修正請求項，所以委員會合理地允許LG這樣做。LG的替補者狀態是“僅限於ZTE在IPR中維持主動的情況，”且ZTE已經撤回其反對理由。聯邦巡迴法院也論斷CyWee“未指出委員會的當前程序中有何可阻止LG提出Withanawasam來反對進行修正的所修訂聲請”。

其次，CyWee爭論委員會錯在否決進行修正的所修訂聲請。具體而言，CyWee爭論委員會錯在認定結合習知技術之動機(該習知技術形成LG反對所提議修正後請求項之基礎)。聯邦巡迴法院不同意，因為委員會在此爭議上“採信LG專家的證詞”，“其為支持委員會之結合動機判定的實質證據”。

最後，CyWee爭論在CyWee尋求局長複審的時候PTO並未有指定的局長，而且缺乏有意義的局長複審強迫IPR的駁回。聯邦巡迴法院闡釋：它在數個早先案例中已經“考慮並駁回這些爭辯”，且本院“在本案還是將其駁回”。