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一、2020
年 7 月 30 日，專利審判及上訴委員會（“委員會”）推翻審查員在 Ex parte Lundberg 案中顯而易見性駁回。系爭焦點是請求項用語“高度精煉纖維素”之含義。
該申請案請求項 1 敘述“[一種]
混合物，主要由活性益生菌劑組成，且相對於益生菌劑，係由至少 1% 重量高度精製纖維素纖維材料而穩定。” 審查員駁回請求項 1，認其就兩參考文獻之組合而言，乃顯而易見。
審查員據活性益生菌劑及經穩定纖維素纖維材料為主要參考文獻而認其並未將其纖維素描述為請求項 1 所述之“高度精製纖維素”，但審查員認上訴人說明書沒有定義該術語含義，並轉向次要參考文獻以得其意義。審查員認主要參考文獻中纖維素類型符合取自次要參考文獻“高度精製纖維素”之含義，並以顯而易見而駁回請求項。
委員會不同意而認定：上訴人說明書提供“高度精煉纖維素”一語之描述，而足排除主要參考文獻中之纖維素。尤其，委員會認定主要參考文獻纖維素乃用作益生菌塗層之化學改質纖維素（纖維素醚），並將主要參考文獻此一化學改質纖維素與上訴人說明書中“高度精製纖維素”之冗長描述區分開來。因此，委員會認定審查員對此請求項用語之解釋過於寬泛，並推翻審查員之顯而易見性駁回。
最後，委員會還質疑審查員對請求項 1 中“混合物”一詞之解釋。如上所述，主要參考文件文獻將其化學改質纖維素描述為益生菌塗層。上訴人爭辯說，益生菌上此一纖維素塗層不會是所請“混合物”含義內纖維素及益生菌之混合物。委員會似乎同意，並指出審查員沒有解決“組件上塗層如何成為塗層及組件之混合物？”此一問題。出於此一額外原因，委員會推翻審查員顯而易見性駁回。
要點：在專利申請期間，USPTO根據其最廣泛合理解釋來解釋請求項詞語，然此解釋須與說明書一致。如審查員以與說明書不一致之寬泛方式解釋請求項詞語，挑戰審查員解釋，並在必要時向委員會提出上訴可能是好策略。
二、BIO-RAD
LABORATORIES, INC. v. 10X GENOMICS INC.
Newman, O’Malley, and Taranto，美國德拉瓦地方法院上訴。
摘要：如前言要件有限制性，前言其餘部分中不可分割詞語也有限制性；根據困難平衡分析，永久禁令不應擴及無非侵權替代可能之產品。
Bio-Rad 起訴 10X 侵犯了三項專利，涵蓋形成用於醫療診斷及篩檢微觀液滴之系統。陪審團認定 10X 就故意侵權負有責任。地方法院駁回 10X 之 JMOL 非侵權聲請，並批准 Bio-Rad 之永久禁令聲請。
在上訴中，10X 辯稱，對於三項專利中兩項，地方法院因未能認定前言具有限制性，而誤解獨立請求項。地方法院認定一些前言詞語為在請求項本體中使用這些詞語提供先行詞基礎，但這並未將整個前言轉化為限制性。聯邦巡迴法院不同意，而確定前言不能斷然分成個別部分，而須作為整體一起閱讀。它認為地方法院錯誤地賦予前言中某些詞語限制性，而非圍繞此等限制部分之其他詞語。在要求考慮整個前言來限制請求項之範圍下，聯邦巡迴法院發回重審新侵權決定。
10X 也對永久禁令範圍提出質疑，地方法院則裁定，10X 之困難因它仍可就部分而非所有被禁系統進行一般銷售非侵權替代系統，而得到緩解。聯邦巡迴法院逐一評估 10X 困境，並撤銷五產品系列中兩個之禁令，因這些產品無非侵權替代品。
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