113年2月號 道 法 法 訊 (382)

DEEP & FAR

 

 

 

PHOSITA 應該由說明書定義還是由請求項定義？

 

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

委員會同意專利所有人對 PHOSITA 的定義。其理由是，’756專利的說明書將本發明的領域定義為用於骶神經調節的醫用電導線，且說明書描述了有關骶骨解剖結構的發明。委員會認為，「請求項缺乏對骶骨解剖結構或骶神經調節的敘述，並不影響說明書對發明領域的明確描述」。根據委員會，「請求項的目的不是描述專利的主題，而是界定專利權的邊界」。由於委員會確定PHOSITA擁有研究及發展用於骶神經調節的醫療導線的經驗，委員會同意專利所有者的觀點：PHOSITA沒有理由結合Young與Gerber，因此’756專利的請求項是可專利的。

 

I.     討論

A. 委員會的認定

在典型案例中，專利所有人主張採用知識較少的PHOSITA，因為「[PHOSITA] 擁有的技能水平越高，[PHOSITA]就越有可能實現對現有技術的特定變化」。然而，在本案中，專利所有人請求委員會對PHOSITA使用比申請人提出的標準更高的標準。申請人試圖將PHOSITA定義為通才，而專利所有人則提議將PHOSITA定義為專家。

造成這種偏離典型案例的原因是引用的參考文獻的內容。Young是一篇關於電刺激治療臉部疼痛的文章，發表在《神經外科雜誌》。它揭露一種刺激電極，「防止電極在植入後移位」。Young與一般神經外科相關，而不是骶神經調節。雖然Gerber提到了骶神經，但其他參考文獻卻沒有。

（待續）