113年1月號 道 法 法 訊 (381)

DEEP & FAR

 

 

 

PHOSITA 應該由說明書定義還是由請求項定義？

 

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

I.     簡介

發明人無法取得對「本領域普通技術人員」（「PHOSITA」）來說是顯而易見的發明專利，但法院仍在努力解決是否應根據說明書揭露的發明還是根據所請求的發明來識別相關人員的問題。在最近的一件IPR決定（Axonics Modulation Technologies, Inc.控訴Medtronic, Inc.，IPR2020-00715，（PTAB 2021 年 9 月 13 日））中，PTAB採用前者的方法。本文考慮PTAB的分析，並建議請求項應是確定誰是PHOSITA的適當方法。

 

II.  Medtronic多方複審

在Schmidt博士及Tanagho博士觀察到刺激薦神經可以緩解各種骨盆底疾病之後，他們獲得涉及「用於刺激薦神經纖維束的植入式醫用電導線[...]」的美國第8,036,756號專利。

Axionics提交多方複審（IPR）申請書，聲稱’756專利的某些請求項相較於 Young、Gerber及其他兩個參考文獻來說是顯而易見的。專利權人回應稱，適當定義的PHOSITA沒有動機將Young與Gerber或其他參考文獻結合。

申請人爭執PHOSITA 應該已具有植入式醫療器材方面的經驗（生物醫學工程學士學位（或類似學位）以及研究植入式醫療器材的經驗），但專利權人提出PHOSITA的定義為具有在薦神經調節方面的經驗（在薦神經調節方面具有專業經驗的醫生），或具有植入式醫療引線設計方面的經驗並具有薦神經調節經驗且會與薦神經調節方面的醫生密切合作者。專利權人批評申請人提出的技術水平，因為它不需要了解薦骨解剖學或薦神經調節，而專利權人認為這是基於’756專利的背景所需要的。申請人回應說，系爭請求項沒有敘述薦骨解剖學或薦神經調節，故PHOSITA不需要這樣的經驗來理解及實施所請發明。

（完）