113年一月號 道 法 法 訊 (381)

DEEP & FAR

 

 

 
應如何審查專利法第29條之二的發明相同性？
AY Pharmaceuticals Co., Ltd.及Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.；
案件編號2019 (Gyo-Ke) 10155 (2020年8月26日作出的判決)

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

關於差異(i)及(ii)，IPHC認定(a)先前申請案1沒有揭露或提示系爭所請發明的基本技術概念，即，藉由將含有含硫化合物的溶液儲存在一個腔室中、並將微量金屬元素儲存容器(6)容納於另一個腔室中來穩定含有微量金屬元素的溶液；(b)在先前申請案1中，胺基酸輸液中是否含有半胱胺酸或其鹽、酯類或N-醯化化合物是可選的；以及(c)進一步地，微量金屬元素的位置有多種選擇，因此在先前申請案1中沒有具體指明該位置。

基於上述認定，IPHC判定：不能認定本領域具有通常知識者瞭解將(對應於系爭所請製劑中指定的「乙醯半胱胺酸」的)半胱胺酸或其鹽、酯類或N-醯化化合物儲存在上圖的儲存室23中、以及將微量金屬元素儲存於上圖的分隔室28的整個技術概念；因此，差異(i)及(ii)是實質差異。

 

最終，IPHC駁回了AYP的上訴並維持JPO的決定。

 

針對此判決的上訴被提出於最高法院，因此該判決並非最終且具有約束力的判決。

 

我們的評論

如上所示，當審查日本專利法第29條之二的發明相同性時，IPHC不僅考慮先前申請案中是否描述了系爭發明的所有要素，而且還考慮先前申請案是否揭露了它們，使得系爭發明的基本概念整體可被認識。

換句話說，為了適用第29條之二的規定來否定系爭發明的可專利性，在先前申請案的任何部分中單獨描述系爭發明的每個要素是不夠的，而是需要本領域具有通常知識者能夠從先前申請案的揭露內容確認系爭發明的基本概念整體，這也肯定了JPO的實務。