11212月號 道 法 法 訊 (380)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (六十七)

以方法界定產品

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

 

以方法界定產品(product-by-process)請求項屬於產品項,藉製造方法來產品。依 35 U.S.C. § 112(b) AIA 35 U.S.C. § 112第二項,只要該項明確針對產品,以方法界定產品項是適當的,不應以不確定而核駁。

2020 7 20 日,專利審判及上訴委員會(“委員會”)審查此型請求項,並撤銷審查員在 Ex parte Castellana(上訴號 2019-006605)中不確定性核駁。該項內容如下:

104. 一種選自乳膏、軟膏、液體、凝膠及氣霧劑而用於治療皮膚及粘膜之產品,其中該產品之製備如下:

將適量三氯乙酸與過氧化氫(H2O2)組合物混合以形成第一混合物,其中該第一混合物中該三氯乙酸之濃度為30%至35w/w,而該過氧化氫組合物在該第一混合物中濃度約為 50% 85%[;]

提供一確定量鹼性化合物以緩衝該第一混合物而獲得介於2.32.6間該第一混合物之pH值;以及

將該鹼性化合物加入該第一混合物以緩衝該第一混合物,其中該經緩衝之該第一混合物是產物。

審查員認定,該請求項係針對一產品,而由摻入最終產品中間體之以方法界定產品限制所定義,且該產品未定義產品中成分或其重量百分比。審查員論結“本領域普通技術人員不會被合理告知本發明之範圍”,故以第 112 條第 2 項下不確定為由駁回該請求項。

上訴人爭辯“[請求項] 乃明確,因其中所述過程清楚而準確告知本領域技術人員受保護主體之邊界。” 上訴人進一步辯稱,系爭產品是“經緩衝第一混合物”。

委員會指出,請求項須滿足兩個要件才能依第 112 條第二項規定明確:首先,它必須載明“申請人所認為之發明”; 其次,它須“具足夠特殊性及獨特性,即請求項須足夠‘明確’。”因以方法界定產品請求項之可專利性取決於產品本身,委員會審查請求項以確定系爭產品為何。

委員會認定第 104 項載述以下步驟製備之產品:(1) 混合三氯乙酸及 H2O2,以及 (2) 添加鹼性化合物以緩衝第一混合物,從而形成經緩衝第一混合物。即所請方法步驟產生經緩衝第一種混合物,此即上訴人所論系爭產品。故委員會認上訴人論點具說服力,而持該請求項將經緩衝第一混合物定為由所請求方法製備之產品,且具滿足第 112 條第二項兩要件之足夠特殊性及獨特性。然委員會指出,雖該請求項被認明確,但除前言中相同陳述外,在“其中經緩衝第一混合物是一產品”中重複陳述“一產品”並未提高清晰度。委員會表示“其中經緩衝第一混合物是乃該產品”(強調)實屬較佳。

要點:有時,使用以方法界定產品之限制可能是定義一產品或使產品與現有技術區分之唯一方法。此情況下,為滿足確定性要求,建議在請求項語言中引入更具體術語(例如本案“經緩衝第一混合物”)來指涉產品。 使用諸如“從而形成/獲得……”之類片語來明確指明由方法步驟所生成產品亦可能有幫助。