112年12月號 道 法 法 訊 (380)

DEEP & FAR

 

 

 

申請歷史禁反言：美國、中國及台灣之間的法規差異及建議策略

 

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

但就DOE而言，根據《要點》第四章1​​.4節，如果專利權人就同一發明在不同國家申請專利，由於每個司法管轄區的審查制度及指南的不同，不同國家的智慧財產權局可能會獲得不同的保護範圍。PHE對專利權的限制也可能根據每個司法管轄區的授權前或授權後的修改或回應而有所不同。因此，在決定是否適用PHE時，除非特殊情況，原則上不考慮相應國外申請案的專利申請紀錄。這與美國的規定不同。

因此，如果在其他司法管轄區做出的修改或答辯是為了克服該特定司法管轄區的審查意見通知書，並且未提交給台灣智慧財產權局（TIPO），則不應考慮這些申請案的專利申請紀錄。然而，如果向 TIPO 提交相同的修改，則很明顯申請人打算透過採用與相應外國申請案相同的修改理由來加快台灣申請的審查過程。因此，即使申請人沒有提供明確的台灣申請案的修改理由，PHE也會申請。

（完）