《智慧財產案件審理法》修正重點及應因

112年12月號道法法訊 (380)		DEEP & FAR
《智慧財產案件審理法》修正重點及應因（五）	蔡馭理專利師 ‧臺灣大學電機學士 ‧臺灣大學電信工程研究所碩士 ‧美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 ‧交通大學科技法律研究所碩士 ‧台灣專利師 ‧美國專利代理人考試及格 ‧大陸專利代理人

立法院於民國112年1月12日三讀通過《智慧財產案件審理法》修正草案，三讀通過之修正條文共77條（增訂36條、修正41條），規範密度較現行法僅41條大幅增加，這是智審法施行14餘年以來，最大幅度修法變革。司法院強調，本次修正，重點在於營業秘密的保護更為完備，使護國群山安穩發展，並建構更具專業、效能及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度：¹ 本次修法的九大重點，本期將分別針對各各修法重點進行摘要報導，並提出建議的應因措施。五、紛爭解決一次性、避免裁判歧異—建立司法與行政資訊交流制度 1. 修正重點：增訂建立司法審理與行政審查間之資訊交流制度、徵詢智慧財產專責機關意見制度、專屬授權之訴訟告知義務及智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制，以避免裁判歧異。² 根據修正後之智慧財產案件審理法第42條第1項規定：「智慧財產民事侵權或契約涉訟等事件，當事人依第四十一條第一項規定主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，如該智慧財產權之權利有效性爭執，屬法院與智慧財產專責機關均得判斷之雙軌制架構時（諸如專利權、商標權、電路布局權、品種權等），法院應即時通知智慧財產專責機關，藉由建立司法審理與行政審查間之資訊交流制度，不僅能減輕雙方當事人之訴訟負擔、加速訴訟進行與行政機關審查進度，亦可防止同一智慧財產權之權利有效性判斷發生歧異結果…。」³ 根據修正後之智慧財產案件審理法第44條第1項規定：「依第四十一條第一項規定，民事法院應自為判斷智慧財產權之權利有效性之爭點。由於智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，宜使其得適時就智慧財產訴訟表示專業上意見。惟智慧財產專責機關與當事人一造未必具相同立場，且受理同一智慧財產權之權利有效性爭議案件，於作成處分前，難期發揮輔助當事人為訴訟行為之功能，現行規定適用民事訴訟法第六十一條等參加訴訟規定，實務運作上有困難之處。爰參酌日本特許法第一百八十條之二規定之意旨，於第一項明定法院依第四十一條第一項規定判斷權利有效性之爭點；或依第四十三條第四項規定判斷更正專利權範圍之合法性，於必要時，得就諸如審查基準等相關法令解釋或其他必要事項，徵詢智慧財產專責機關之意見，以達成妥適之裁判。」⁴ 修正後之智慧財產案件審理法第45條第1項規定：「智慧財產權益經專屬授權者，權利人、營業秘密所有人或專屬被授權人之一方，就該專屬授權之權益，與第三人發生民事訴訟時，應於言詞辯論終結前相當時期，將訴訟事件及進行程度告知他方。受訴訟之告知者，得遞行告知。」修正理由闡明：「為使他方能適時知悉訴訟，而有及時參與訴訟之機會，且擴大訴訟制度解決紛爭之功能，並基於紛爭一次性解決之目的，及避免他方嗣後再提起第三人撤銷之訴，以維持確定裁判之安定性，爰參酌民事訴訟法第六十五條第一項及第二項規定，增訂第一項，明定權利人、營業秘密所有人或專屬被授權人應適時主動將訴訟告知他方之義務，俾使他方視其情形自行斟酌是否依民事訴訟法第五十八條規定參加訴訟，或依民事訴訟法第二百五十五條、第四百四十六條第一項之規定為當事人之追加，或依其他法定程序行使或防衛其權利。」⁵ 修正後之智慧財產案件審理法第49條第1項規定：「下列各款之處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定，對於專利權、商標權、品種權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴：一、專利權舉發、商標權評定或廢止、品種權撤銷或廢止成立之處分。二、延長發明專利權期間舉發成立之審定。三、核准更正專利說明書、申請專利範。」修正理由闡明：「本次修法擴大採行律師強制代理制度（第十條至第十七條規定參照），並增訂法院與智慧財產專責機關間之資訊交流（第四十二條規定參照）及法院判斷智慧財產權之權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點時，得徵詢智慧財產專責機關之意見等相關規定（第四十四條規定參照）交互運用，以避免法院與智慧財產專責機關對於專利權、商標權、品種權之權利有效性及專利權範圍發生判斷歧異之情形。從而，基於維持確定終局判決之安定性、促進紛爭解決一次性、減輕雙方當事人之訴訟負擔等各情，…應限制當事人不得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定對該確定終局判決提起再審之訴」⁶ 2. 因應措施：筆者認為，本此修正內容，欲達到紛爭解決一次性、避免裁判歧異，而建立司法與行政資訊交流制度，雖立意良善。但是，為了達到上述目的，智慧財產專責機關實質上可能會以某種方式介入訴訟，這與民事訴訟當事人進行主義有所衝突，並增加訴訟當事人的負擔，對於訴訟的進程亦必定有所遲滯。實務上執行效果及反應如何，吾人且拭目以待。註1：智慧財產局，「立法院三讀通過修正《智慧財產案件審理法》，完成14年來最大幅度修正— 9大修正重點一次看，營業秘密訴訟保護更周延」，民國112年1月12日，https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-795719-527c0-1.html 註2：同前註。註3：同前註；智慧財產案件審理法修正條文對照表。註4：同前註。註5：同註3。註6：同註4。