112年12月號 道 法 法 訊 (380)

DEEP & FAR

 

 

 
 
P請求項解釋：法律問題或是事實問題?
TEVA製藥美國公司v. Sandoz公司的美國最高法院案例                                   
                                  

 

吳佩玲 專利-二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

 

2015年1月20日，美國最高法院就TEVA製藥美國公司v. Sandoz公司作出判決，裁定美國聯邦巡迴上訴法院解決涉及請求項解釋的事實問題的標準。

美國實務及WIPO實務中的設計專利（日內瓦法案及海牙協定）

設計專利申請在美國申請案與根據日內瓦法案的國際申請案中對圖式的規定略有不同。由於申請人自己可能想要根據日內瓦法案向WIPO以及美國專利商標局提出申請，因此我們提供了簡短的指南來指導兩種實務之間的互相影響。

在2012年，美國頒布了2012年專利法條約實施法案（PLTIA），修正了美國專利法，以實施日內瓦法案的規定。PLTIA允許美國申請人在日內瓦法案的其他締約方請求設計專利保護，並且其也允許國際申請人提出海牙協定設計申請，指定美國專利商標局為審查局。

日內瓦法案第12條規定，如果設計申請案不符合該法案的締約國授予設計專利必須的條件，則該國可以核駁該設計申請案。因此，美國專利商標局對國際（日內瓦）申請案的審查將遵守美國設計申請案授予專利的法律及法規。

要注意的是，日內瓦法案允許單一申請案包含多項設計（最多100項）的申請。然而，在美國，申請案必須針對單一發明。因此，美國專利商標局可對包含多個可專利的獨特設計的申請案發出限制審查要求。這意指，國際申請人可能必須向美國專利商標局提出一或多個分割案才能得到其他司法管轄區提供的相同保護。

在其他情況下，由於不同國家有自己的形式要求，國際申請案的圖式中的特定元素可能在一個國家被要求，但在另一個國家會被核駁。在美國實務中，只要替換圖式沒有增加任何新事項，就可以提交替換圖式。因此，即使僅存在形式問題，通常也可以藉由提交替換圖式頁而容易地校正。

由於不同司法管轄區的法律可能有所不同，希望在多個國家得到保護的申請人必須仔細查看每個國家的規定。日內瓦法案的規定本身提供了基準，但與發明專利一樣，設計專利權人也必須熟悉各國的法律及規定。

 

~The End~