112年11月號 道 法 法 訊 (379)

DEEP & FAR

 

 

 
 
P請求項解釋：法律問題或是事實問題?
TEVA製藥美國公司v. Sandoz公司的美國最高法院案例                                   
                                  

 

吳佩玲 專利二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

 

2015年1月20日，美國最高法院就TEVA製藥美國公司v. Sandoz公司作出判決，裁定美國聯邦巡迴上訴法院解決涉及請求項解釋的事實問題的標準。

在TEVA案例之前，請求項解釋被認為是法律問題，而不是事實問題。由於法律問題在上訴時會重新審查，因此聯邦巡迴法院可以用與地方法院完全不同的方式解釋這些請求項。現在，以此新裁決，用作請求項解釋的「外在證據」的事實結論必須以是否存在「明顯錯誤」來審查。明顯錯誤的標準實質上遵從地方法院的裁決，且因此在多個方面改變了專利訴訟的格局。

首先，美國最高法院針對請求項解釋的「外在」以及「內在」證據做出區辨。內在證據包括專利文件本身以及專利的申請歷程。聯邦巡迴法院將繼續重新審查關於此證據的確定。外在證據包括訴訟期間提出的與確定請求項解釋相關並有助於確定請求項解釋的其他事實。在確定這種外在證據時，將受到明顯錯誤標準的約束。

此外，如上所述，在申請歷程期間向美國專利商標局（U.S. PTO）提出以說服審查員的事實認定不被涵蓋在此新規則內。該證據因為是在申請歷程中使用而將被視為內在證據。因此，美國專利商標局關於在申請歷程期間提出的事實的認定將不會在上訴中受遵從，因為內在證據將其置於重新審查的範圍。因此，若可能，專利從業者可能希望調整向美U.S. PTO提出的證據，以防他們預見未來會發生訴訟。

TEVA案的判決是由Breyer法官以7比2多數意見作出的，Thomas法官聯合Alito法官做出不同意見。Thomas法官在其反對意見中認為，請求項解釋與法定解釋類似，因此同樣應在上訴時經受重新審查。

~待續~