然值得注意者,補充審查之路比聲請恢復略貴,但很可能比再發證低得多。詳言之,依目前 USPTO 費用表,補充審查費用 4400 美元,而恢復申請是 2000 美元,再加首次 RCE 額外 1300 美元。儘管成本增加,但此路將使專利在過程中不確定性降低,以得迅速而有利地解決。故如專利權人認為有必要採取某種行動,補充審查應予以強烈考慮。
連續性問題:
除專利重要外,問題仍在是否有令人信服理由對已授權專利採取行動。縝密思考下,就USPTO立場更具破壞性影響之一,實因它存在連續性問題。此係另一幾乎不可能有解之問題,或屬一更難妥善解決之問題。
當後來提交申請根據 35 U.S.C. §120、121、365(c)
或 386(c) 請求在先提交非臨時申請之利益時,後提交申請必須與在先申請或同樣享有在先申請日利益之居間非臨時申請同處待審中。這些條款規定之同處待審要求在後申請之提交必須在: (A) 在先申請獲准專利; (B) 放棄在先申請;或 (C) 終止在先申請程序前。
因此,如接受USPTO目前觀點,即在提出宣誓/聲明前提交 RCE,則國家階段申請將被放棄,故在非適切 RCE 後提交之任何延續或分案申請都缺乏與國家階段申請有適當同處待審關係。此可能意味著,根據 35 U.S.C. §119(a) 及/或 35 U.S.C. §102,每一家族成員專利,包括那些目前待審中專利,都處於危險中,或顯然無效。
OPLA 確實在其談話要點包含此問題,詳言之,要點指出當關注連續性問題時,申請人應考慮在已准專利母案提交恢復申請,以確保連續性。但要點未指出此乃“必須”,而是如申請人“擔心連續性”時,得為之事。
然此讓吾人回到前述難題,即聲請恢復是否法律上或程序上適切。此外,尚不清楚再發證或補充審查會否解決此問題或確保滿足同處待審要件。
暫停細規則作為補救措施?
從 OPLA 的“談話要點”可清楚得知,USPTO是在不考慮其立場所可能造成毀壞性影響下編製的。可悲者,考慮USPTO將對各受影響申請案收取相當聲請及可能之申請費,此確似許多評論員猜測之“搶錢”。然USPTO並未道歉,而自欺般參與討論他們最近之頑固態度可能會對無法計數專利及待審申請案之可執行性產生什麼後果。如 UPTO 真正關心此問題及其“利益相關者”,那麼解決方案確實非常簡單,而顯然在局長權限範圍內。
詳言之,局長得根據 37 C.F.R. §1.183、§2.146(a)(5)及/或§2.148行使其監督權,並對2020年6月20日前核准之所有專利自發性放棄依37 C.F.R. §1.114(e)(3)之要件,即可完全止息此一爭議。如局長對 2020 年
6 月 20 日前授予之所有專利明確放棄依據 37 C.F.R. §1.114(e)(3) 之要求,則毫無疑問,共同待審之要件及潘朵拉魔盒將被關閉,而邪惡之遊行之安全性將無虞。
即使局長不自採行動,對於已准專利,專利權人始終可以考慮根據 37 C.F.R. §1.183 提出聲請要求局長在國家階段申請中放棄在 RCE 之前提交宣誓/聲明的要求。即使對於在第一次 RCE 後已提交宣誓/聲明之待審申請,亦得考慮採相同方法。
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