112年十月號 道 法 法 訊 (378)

DEEP & FAR

 

 

 
審查進步性時應呈現什麼範圍的功效？
Naigai Chemical Products Co., Ltd.及Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.、
Katayama Chemical Ltd.、及Nalco Japan GK；案件編號2018 (Gyo-Ke) 10145
 (2019年7月18日作出的判決)

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

(B)從先前技術2的實施例2可以理解，使用3 ppm次氯酸鈉時的黏液減少量大約相當於使用0.1 ppm或更少的二氧化氯時的黏液減少量，因此與次氯酸鈉相比，二氧化氯以顯著較低的用量顯示出類似的防止黏液附著的效果。

 

因此，考慮到先前技術1及2的本領域具有通常知識者可以預期，以二氧化氯代替先前技術1中揭露的有效的氯產生劑、且將二氧化氯及過氧化氫併用而不是將次氯酸鈉及過氧化氫併用時，能夠得到更好的防止黏液附著的效果，因此不能確認表4的結果顯示出意想不到的功效。

 

(3) 關於試驗5

(A)表5顯示試驗5的結果，試驗5包括實施例1及比較例4，實施例1與比較例4的比較結果顯示，將二氧化氯及過氧化氫併用時的結果與相同濃度的次氯酸鈉及過氧化氫併用時相比，其效果好3倍，然而，出於與上述相同的原因，不能確認表5的結果證明了請求項1整體範圍內的效果。

(B)出於與上述相同的原因，可以從先前技術2理解，與次氯酸鈉相比，二氧化氯以顯著較低的濃度，即可發揮防止海洋生物附著的效果。因此，不能確認表5的結果證明請求項1帶來了本領域具有通常知識者無法預期的效果。

 

最終，IPHC維持Naigai的上訴並撤銷JPO的決定。

 

針對此判決向最高法院提出了上訴，但該上訴被撤回，因此該判決是最終且具有約束力的判決。

 

我們的評論

如上所示，IPHC基於僅所請發明的一部分所帶來的效果，並未承認非預期的顯著效果，而這是日本實務中考慮進步性的非常重要的因素之一。相反地，IPHC似乎要求證明這種效果可以在所請發明的整體範圍內產生，我們認為這過於嚴苛。