如專利權人因非故意放棄而提出恢復申請,基本上承認該專利在首一 RCE 申請時就已被放棄(即,該專利自始無效)。那麼該申請獲准應意味著從根據 37 C.F.R. §1.114(c)-(d)已妥切登錄 RCE/答辯開始,審查仍是開放,如上所述。故申請獲准應該被視為在案件被“放棄”後,已有效地抹去申請歷程(除 Festo 壞事物外),因在法律上,不可能對一已放棄案件審查並獲專利。這將使審查重置至第一個不當 RCE 提申時點,除非 USPTO 自動放棄 37 C.F.R. §1.114(c)-(d) 來回應執行 37 C.F.R. §1.114(e)。
很不幸,此將進入未知領域。如吾人將 OPLA 談話要點適用於已准專利,則似乎如 USPTO 准許申請,則未提交適當 RCE 問題將得到解決,而終成專利之申請仍是專利。但如此結論之法律依據為何?法律上或程序上可為真?
其他選項,或許更適當?
再發證——如上所述,恢復申請承認該專利自始無效,類似於提交再發證“部分或全部不可操作或無效”標準。故反於涉足法律上未經許可且可能不恰當提交恢復申請,更合適途徑或是提交再發證申請。
但再發證頗傷本,且公認獲准後,再發證將使整個專利重新審查。故此路或非受歡迎、不太可能比聲請恢復途徑有更佳結果、終究可能花費更多、或導致請求範圍縮小、且可能解決時間更長,但此路可能至少得使程序問題及“審查自何處始”之問題休止。
補充檢查——似幾近被遺忘之選項是補充檢查,而此問題似因補充審查所量身定做而生,故應可提供有利之解決方案。 35 U.S.C. §257 補充審查為專利權人提供請求USPTO對專利進行補充審查之機會,以考慮、重新考慮或更正認為與專利相關之資訊。
UPSTO 對補充審查請求所呈現資訊給予極廣泛解釋,不限於專利及印刷刊物,尚可能包括,如根據 35 U.S.C. 101 和 112之可專利性議題、與事實資訊相關之文件、優先權資訊、在審查期間依 37 C.F.R. §1.132提交之宣誓。(參 37 C.F.R. §1.605
及 MPEP §2809)。關於 RCE 宣誓/聲明之不當時間乃基於書面文件,且應完全屬於 USPTO 應視為適當補充審查之資訊。
在收到補充審查請求(滿足 35 U.S.C.
§ 257 及USPTO所確立之要求)後三個月內,USPTO應進行補充審查並完成補充審查程序而簽發補充審查證書。 補充審查證書應表明請求所提資訊項目是否提出可專利性實質性新問題。
很難想像USPTO會認定在提交首一 RCE 後在國家階段申請中提交宣誓/聲明以提出實質性新可專利性問題或命令複審之情事,故如循此途,USPTO應即頒發有利之補充審查證書。此外,收到有利補充審查證書也將平息與此問題相關任何可能之不公平行為指控。
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