當 OPLA 被問及此問題時,表示一旦恢復申請獲准,申請狀態將恢復到放棄通知之前狀態。如有未屆期限,此等期限將被重置。然此立場存法條或細則何處?此外,除 OPLA 談話要點外,並無解決此問題或申請人得依賴之公告或指南。
因此,根據 OPLA 談話要點,USPTO 是否放棄 37 C.F.R. §1.114(c)-(d)要件?而同時實施 37 C.F.R. §114(e)要件?
已准專利當如何是好(真正的問題)?
此乃令從業者坐立難安之真正難題,在 AIA 後八年中,國家階段申請以被認為完全符合專利法條及細則及信賴之方式經歷審查,而授予美國專利之程式猶如就此提供證據,乃USPTO今竟質疑其有效性及可執行性。
因USPTO“談話要點”表示不會權衡相關瑜已准專利之問題,迄今確無明確答案。此外,此問題之解決或須費數年始能走完司法審查。
最重要者,USPTO不會就已准專利發布通知,明示申請期間提有不當 RCE。此外,如存此情況,專利權人無義務在USPTO採取任何行動。但專利權人能否依賴在國家階段申請中曾有不當 RCE 之已准專利?專利權人應否“糾正”此“問題”? 究竟有無“問題”待“糾正”?
如有“問題”,當如何“糾正”它?
此問題上有多思想流派,大要如下:
1)因為專利價值不大或問題不那麼有趣,而不做何事;
2) 認為 USPTO 在審查期間未提出此問題構成對 37 C.F.R. §114(e) 之放棄;
3) 採取審慎作法,等待並查看此問題是否及何時興訟,嗣依需要解決;
4) 採取積極作法,即專利權人基於非故意放棄,根據 37 C.F.R. §1.137(a) 提交恢復申請,並連同已提簽署宣誓/聲明副本、 RCE 和解釋為何如此做之簡要封面。
就何一作法最好,或爭論不休,但俱充滿潛在不利後果。例如,(1) 或 (2) 或將危及專利可執行性。 (3) 或將冒 USPTO 立場因被認適當,故就之為任何補救行動都將視為“遲到”。
然或將生最多關注者為(4),因其所生問題或潛在問題應多於它試圖解決者,如:
• 專利既已授予,專利權人尚得申請恢復?
• 如專利權人得提恢復申請,RCE 是否也應要求登錄在首一不當提交RCE 前提交之最後答復?
• 在首一不當提交RCE 後,對申請歷程生何影響?
• 如恢復申請獲准,重開審查是否使該專利再次接受與 35 U.S.C. §101
及 §112相關之變動(有時則為錯誤)審查基準,以及新習用技術檢索與似是而非顯而易見性核駁之檢驗?
• 根據
37 C.F.R. §1.56 提交恢復申請會否觸發新揭露義務?
• 如USPTO拒絕恢復申請,生何影響?
此乃一不可能之謎語:一旦專利被授予,除因未付費而恢復等有限情事外,一般不適用諸如因非故意放棄而請求恢復之規定。但如一申請被放棄,則不能獲得專利。
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