112年8月號 道 法 法 訊 (376)

DEEP & FAR

 

 

 

申請歷史禁反言：

美國、中國及台灣之間的

法規差異及建議策略

 

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

雖然申請歷史禁反言（“PHE”）在許多國家的專利侵權訴訟中很常見，但就申請歷史、PHE 對等同原則（“DOE”）的限制以及相關案件申請歷史的影響等而言，每個國家在請求項解釋方面都有不同的法規及法院實務。本文討論PHE如何運作以及它在美國、中國及台灣的應用，並提出建議。

美國

美國判例指出，專利的申請歷史分別在請求項解釋及作為對DOE的限制方面發揮不同的功用。在Southwall Techs., Inc.控訴Cardinal IG Co. (54 F.3d 1570, 1578 (聯邦巡迴法院1995))中，確認根據申請歷史進行請求項解釋是確定文義侵權的初步步驟，而如果在正確解釋請求項後，未發現文義侵權，則申請歷史禁反言適用於對等同範圍的限制。儘管如此，兩者的理論基礎並無實質性差異，且在最近法院的判決中，它們在實務中幾乎是相同的。

1. 根據申請歷史解釋請求項

在美國，專利申請歷史中所做的任何修改及回應都可能影響未來的請求項解釋，且受到嚴格審查。例如，在UCB, Inc.控訴Yeda Rsch及Dev. Co. (837 F.3d 1256 (聯邦巡迴法院2016))，專利權人的修改雖然被拒絕，但對未來的請求項解釋造成了限制，因為專利權人對某些術語的解釋從其修改的動機中顯而易見。這也顯示美國非常重視申請歷史。專利權人在審查期間採取的任何行動都可能被視為承認他如何解釋其請求項。

（待續）