1127月號 道 法 法 訊 (375)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (六十二)

程序正義也是正義?(三)

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

有英雄式美國代理人聯繫USPTO專利法制室 (OPLA) 討論此議題, OPLA 已自聲請室(Office of Petitions)收到一系列“談話要點”,但 OPLA 或聲請室俱無任何法定權力、細則或判例來點明支持其就申請中案件當如何行事之建議。更嚴重者,USPTO拒絕“論斷已准專利”,或係為試圖找出方法以忽略所應負之任何責任。

難以捉摸之定義

很難預測未來走向,但USPTO之處理方式似即實施之難以捉摸定義。USPTO在近八年不實施此一解釋,直至稍早始為實施在先,繼之在採 37 C.F.R. §1.114(c)-(d)聲明放棄下,同時實施 37 C.F.R. §1.114(e)OPLA繼而表示,如在不正確 RCE 後已收悉宣誓/聲明,他們將不郵寄先前不正確提交 RCE 之放棄通知,此意指他們可能會默示放棄申請中案件適用 37 C.F.R. §1.114(e) 之要件。 此外,OPLA 表示USPTO不置評已准專利,但有言不由衷意味,因其“談話要點”指出如連續性受到關注,申請人應考慮提交聲請恢復已准專利母案,俾 保持連續性,從而暗示他們不考慮放棄就既准專利之 37 C.F.R. §1.114(e) 適用。 USPTO 立場復與 AIA 及“PLTIA”目標背道而馳,而關注法律將如何受到挑戰,定屬有趣。

申請中案件------未提交宣誓/聲明而收到不當 RCE 通知者

就未提交宣誓/聲明但收到不當 RCE 通知申請中案件,正確道路相對單純。很顯然,此等案件正確補救措施係伴隨新RCE而提交宣誓/聲明及 RCE 費用。此情形下,USPTO似可能應申請人要求採認在前支付 RCE 費用。

但當面對多年前提交 RCE 所發放棄通知時,將生何事?答案係申請人須根據非故意放棄 37 C.F.R. §1.137聲請恢復。此外,申請人必須提交適當 RCE、支付第一次 RCE 費用及必要宣誓/聲明。目前尚不清楚USPTO會否應申請人要求採認在前支付 RCE 費用;但值得嘗試再次付款,併申請退款。

絕多數(如非全部)此類案件,在提交 RCE 及放棄通知間已歷相當過程,則一旦聲請恢復獲准,申請歷程會生何變化?自何處重拾審查?

美國聯邦細則 37 §1.114(c)-(d) 暗示申請人須在提交不當 RCE 前“回到從前”,並確保他們符合提交要件。但須何種提交?所須者即宣誓/聲明否?在絕大多數案例中,當提交 RCE 時,係為求登錄就當時審查意見所提之答辯。 37 C.F.R. §1.114 似有效重置審查過程至以下之一時點:該時點或已幾年前,且除宣誓/聲明外,RCE 尚須要求登錄對在前,如最終審定書之合規答辯,且審查過程亦自該點重啟。