112年7月號 道 法 法 訊 (375)

DEEP & FAR

 

 

 

專利判例總結

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

Hyatt控訴Hirshfeld

第2020-2321、-2323、-2324、-2325號（聯邦巡迴法院（D.D.C.）2021年10月12日）。Hughes的意見，Moore及Reyna協同。

Gilbert Hyatt（多產的專利申請人和訴訟人）在收到與某些專利有關的未描述的「不利結果」後，根據 35 U.S.C. § 145於地方法院起訴PTO。地方法院命令PTO頒發部分專利，並將律師費判給作為勝訴方的Hyatt先生。地方法院還駁回了PTO根據第 145 條提出的專家證人費用請求，認為該法規將「訴訟的所有費用」轉移給申請人並沒有克服美國法律對不轉移專家費用的推定。

在較早的上訴中，聯邦巡迴法院撤銷並發回地方法院下令頒發專利的決定，使Hyatt先生不再是勝訴方。因此，聯邦巡迴法院撤銷了對律師費的判決。

在本次上訴中，聯邦巡迴法院處理並確認了地方法院拒絕專家費用的決定，「因為第 145 條沒有具體明確地轉移專家證人費用」。

聯邦巡迴法院將提出的問題描述為「是否35 U.S.C. § 145 的用語『所有訴訟費用應由申請人支付』要求申請人支付 PTO 的專家證人費用」。地方法院認為該法規不夠明確，無法推翻反對費用轉移的推定，且聯邦巡迴法院同意。

在確認中，聯邦巡迴法院描述了美國規則的推定，即除非法律或契約另有規定，否則訴訟當事人自行支付費用。聯邦巡迴法院還詳細討論了最高法院的 NantKwest裁決，該裁決認為第145條中提到的「費用」並未以足夠清楚的方式援用律師費以克服美國規則。

最後，聯邦巡迴法院認定「這是一個接近的案件」，並且「有很多論點」說明為什麼專家費用應包含在用語「訴訟的所有費用」中。聯邦巡迴法院還承認「自PTO開始聘用專家以來，地方法院一直根據法規給予專家證人費用」。而且法院表示其不會「輕易推翻聯邦地方法院數十年的訴訟實務」。但是在最終，「第145條並未具體明確地引入專家證人費」，因此不包括在內。

（完）