此問題首先出現在2020年6月20日MPEP修訂版中,USPTO更新關於RCE之第706.07(h)條。本條最大變更是添加以下段落:
為使依35 U.S.C. 371國家階段申請有效要求繼續審查(RCE),所有必要發明人宣誓或聲明(或替代陳述)必須在RCE之前或同時提交,而不問37 CFR 1.495(c)(3)許發明人宣誓或聲明推遲直至已處於可准狀態。依37 CFR 1.114(e),RCE不能在不符35 U.S.C. 371之國際申請案提出;35 U.S.C. 371(c)(4)則要求發明人提交宣誓或聲明或替代聲明。(特別強調)
在正式準備 2020 年 6 月
20 日更新 MPEP 前,USPTO並未強制執行此一立場,令人懷疑USPTO將面臨極度困難(如其欲指一申請案):在發布 MPEP 修訂前,引此解釋,而發出不當 RCE 通知。
USPTO藉指出實施《關於工業外觀設計國際註冊海牙協定》80 FR 17917、17930(2015
年 4 月 2 日)之變更捍衛其立場。本通知在 USPTO 實施其解釋前五年發布,然此問題可追溯更遠。
該局所指 2015 年通知有關 2012 年
12 月國會通過而於 2013 年 12 月
18 日生效之“PLTIA”。換言之,USPTO 費時兩年餘來因應 PLTIA 以修改細則,而未計實際適用該解釋所費五年,且故事非僅如此。
如上所述,USPTO 立場真正來源是 Changes To Implement the Inventor's Oath
or declaration Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 77 FR
48775, (Aug. 14, 2012) at 48777, 48780, 48795, 其中USPTO
特別提及 80 FR 17917, 17930 。USPTO就此解釋:
本局最近修改細則,以許申請人,包括根據 35 U.S.C. 371 國家階段申請案申請人,推遲提交發明人宣誓或聲明,直至申請已然處於可核准狀態(有某些條件)。請參閱《Leahy-Smith 美國發明法》77 FR 48776(2012
年 8 月 14 日)(最終細則)中實施發明人宣誓或聲明規定之變更。然直迄申請包括發明人宣誓或聲明前,該國際申請不符 35 U.S.C. 371。參 35 U.S.C. 371(c)(4);另參 77 FR at 48777, 48780, 48795(解釋 PCT 國際申請仍須發明人宣誓或聲明,始符 35 U.S.C. 371,儘管該變更許申請人將發明人宣誓或聲明推遲至 PCT 國際申請案進入國家階段後提交)。
儘管 USPTO 有此解釋已八年,但直迄最近 USPTO 始執行其解釋。然USPTO尚未就此主題發表任何具體觀點或指南,更不用說對過去實施不力應如何解決之任何解釋。
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