112年6月號 道 法 法 訊 (374)

DEEP & FAR

 

 

 

專利判例總結

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

Big Beings提交委員長審查請求，認為委員會應認定Nested Beam未能證明請求項3-16（依附於請求項1）是不可專利的。Vidal委員長批准請求並授權補充答辯，以解決規範多項附屬項的35 U.S.C. § 112第五項的適當解釋。

在覆審時，委員長判決「委員會對其每項替代引用的請求項的多項附屬項的可專利性的考慮是在委員會面前的第一印象的問題」。依靠聯邦巡迴法院判例法、法規的立法歷史、USPTO程序及「長期存在的MPEP指南」，她確定「35 U.S.C. § 112第五項的字面用語要求對多項附屬項的可專利性單獨考慮其每項可替代引用的請求項」。

委員長認定法規明確「多項附屬項等於多個單一附屬項」。「因此，就像多個單一附屬項的不可專利性將分別上升或下降一樣，多項附屬項所涵蓋的附屬項也應如此」。因此，在這些情況下，委員會需要「分別考慮藉由引用併入多項附屬項中的每項請求項的限制」。

適用這個框架，委員長確定委員會「在多項附屬項3-16的分析犯了錯誤，因為沒有單獨考慮請求項3-16藉由引用包含請求項1的限制—其未被證明是不可專利的」。因此，委員長批准再聽證並修改委員會的最終書面決定。

（完）